●平成11(ネ)2198 特許権 民事訴訟「ペン型注射器事件」（１）
本日は、昨日紹介した2006年新司法試験の特許法の問題で聞かれた『平成11(ネ)2198 特許権 民事訴訟「ペン型注射器事件」平成13年04月19日 大阪高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/34C1F4D5B612FA9E49256A7100092BE1.pdf)について取り上げます。
本件は、ボールスプライン最高裁判決で判示された均等侵害の５要件が明示されて以降、均等侵害が認めれた数少ない事件で、特許判例百選等にも掲載されている著名な事件です。
本件では、原審が注射装置についての特許権の侵害を認めませんでしたが、注射液の調整方法についての特許権の間接侵害を均等論を適用した上で認め、本控訴審でも均等侵害が認められた、方法発明の間接侵害を均等侵害という、とてもややこしい事件です。
本件における均等論の争点について幾つか分けて取り上げます。
つまり、大阪高裁（裁判長裁判官 鳥越健治、第八民事部 裁判官 若 林 諒、裁判官 山 田 陽 三）は、まず、均等論の第１要件（本質的部分）について、
『八 被告方法が本件方法発明と均等の範囲にあるか（争点二６）について
１ 前記一で引用した原判決が説示するとおり、特許請求の範囲に記載された構成中に相手方が製造等をする製品又は用いる方法（「対象製品等」）と異なる部分が存する場合であっても、
（i） 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
（ii） 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
（iii） 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（「当業者」）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
（vi） 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
（v） 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された製品と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁判所平成一〇年二月二四日判決・民集五二巻一号一一三頁参照）。
そして、右各要件のうち、（i）ないし（iii）は、特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一であるというための要件であるのに対し、（vi）及び（v）はこれを否定するための要件であるというべきであるから、これらの要件を基礎付ける事実の証明責任という意味においては、（i）ないし（iii）については均等を主張する者が、（vi）及び（v）についてはこれを否定する者が証明責任を負担すると解するのが相当である。
そこで、被告方法が右各要件を充足するかを、以下検討する。
なお、被告方法が本件方法発明の構成要件と異なる部分は、前記５のアンプルの保持方法の点だけであり、残りの構成要件については、前述したとおり、全て充足することが認められる。
２ 本質的部分について
(一) 被告方法が特許発明の方法と均等であるというためには、本件方法発明の特許請求の範囲に記載された構成中の被告方法と異なる部分が特許発明の本質的部分でないことを要する。
右にいう特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の作用効果を生じるための部分、換言すれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解するのが相当である。
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としており（特許法一条）、特許を受けることができる発明は、自然法則を利用した技術的思想のうち高度なものであって（同法二条一項）、特許出願前に公知ではなく、かつ公知の技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができなかったものに限られる（同法二九条）。
そして、発明は何らかの技術的課題を解決することを目的とし、その発明の構成が有機的に結合することによって特有の作用効果を奏するところに特徴がある。これらのことからすれば、特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、公知技術では達成し得なかった目的を達成し、公知技術では生じさせることができなかった特有の作用効果を生じさせる技術的思想を、具体的な構成をもって開示した点にあるといえる。このように考えると、明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち、当該特許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想の中核をなす特徴的部分が当該発明の本質的部分であると理解すべきであり、被告方法がそのような本質的部分において特許発明の構成と異なれば、もはや特許発明の実質的価値は及ばす、特許発明の構成と均等であるとはいえない。
そして、右の特許発明における本質的部分を把握するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された一部を形式的に取り出すのではなく、当該特許発明の実質的価値を具現する構成が何であるのかを実質的に探求して判断すべきである（以上の点も、前記引用の原判決と同旨である。）。
(二) これを本件についてみると、前記六４のとおり、本件特許発明の優先権主張日において、多室シリンダアンプルの構成、注射装置においてネジ機構を用いる構成は公知であり、ネジ機構により注射液を調製する方法についても周知技術であったということができるから、本件方法発明は、これらの構成を結合して、後側可動壁部材をネジ機構によりゆっくりと押すことにより敏感な薬剤を簡易に調製する方法を開示した点に特徴的部分があるというべきであり、このような構成を採用したことが本件特許発明の本質的部分であると解される。
(三) 他方、注射液を調製する際に「ほぼ垂直に保持された状態」とする点については、本件公報中に右構成を採用することの格別の技術的意味や作用効果を示唆する記載は見当たらないが、原告製造に係る本件装置発明の実施品（検甲二の１）添付の取扱説明書には、注射液を調製する際に、「注射針側を下に向けて本体（本件装置発明でいう管状部材のうちの一つに相当する。）を回しながら取り付けると中の液が出てしまいますので必ず注射針を上に向けたまま操作して下さい。」との注意書があり、被告装置の取扱説明書（乙一）にも同様に、「カートリッジホルダーグリップ（原判決別紙物件目録(一)の操作ノブ34に相当する。）を回しているときに、針先を下に向けると薬液がこぼれますから注意して下さい。」との注意書があることからすると、注射液を調製する際に針先から液が漏れないようにする点にその技術的意義があるものと考えられる。
そして、注射液を調製する際に、針先から液が漏れないように針先を上に向けること自体は、公知技術に関する公報の記載（乙二二の４の第五図一〇頁右上欄末行及び乙二二の５の第九図11欄41行目。ただし、後者については本件特許発明の優先権主張日より後の文献であるが、同内容の公開公報が右優先権主張日前に公刊されていたと認められる。）においても格別技術的意義を有する事柄として記載されていないことからして、通常に行われている常套手段にすぎないと認められるから、注射液の調製方法として特段新規性、進歩性がある部分とは考えられず、これは、多室シリンダアンプルを使用した注射液の調製方法であっても異なるところはない。
なお、被告は、本件方法発明においては、注射液の調整に際し、アンプルの前端部をシールする「膜」が針によって開通されるステップは存在しないから、針先から液が漏れるということはあり得ないと主張するが、前記三のとおり、注射液の調製に際し、アンプルの前端部の膜を貫通する時点については限定されていないと認められる。
(四) 被告は、本件方法発明の核心は、水性相を静かに上昇させて薬剤を溶解し、活発な混合を起こさないようにすることであるから、ネジ機構により「ゆっくり」と混合させるだけでなく、「アンプルの前端部を上にしてほぼ垂直に保持された状態（垂直保持状態）」とすることが必要となるから、アンプルの垂直保持は、本件方法発明において本質的部分をなすと主張する。
たしかに、本件方法発明の構成を採用することにより、ネジ機構によって、重力に反して水性相を「ゆっくり」と上昇させ、薬剤を溶解し、活発な混合は起さないことができるため、敏感な薬剤の調製の際に容易に生ずる薬剤の変性を減少させることができるという作用効果を奏すると考えられる。そのことから、アンプルの前端部を上にすることは重要であるといえても、アンプルの前端部を上にしている限り、「ほぼ垂直に保持」する必要はなく、水平からやや上向きに保持しても、前記の作用効果は達成される。
そうすると、アンプルの前端部を上向きに保持することが本件方法発明の本質的部分であるといえたとしても、アンプルをほぼ垂直に保持することまでは要求されず、ほぼ垂直に保持すること自体は、本質的部分とはいえず、被告方法と本件方法発明における構成は、本質的部分において異ならないといえる。 』
と判示しました。
