●平成22(ワ)5719不正競争行為差止等請求事件不正競争民事訴訟
本日も、『平成22(ワ)5719 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成24年5月29日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120621161242.pdf)について取り上げます。
本件では、被告の過失の有無についての判断も参考になるかと思います。
つまり、東京地裁（民事第４６部 裁判長裁判官 大鷹一郎、裁判官 上田真史、裁判官 石神有吾）は、
『(4) 被告の過失の有無
原告は，特許権侵害の告知が，特許が無効であるため，不正競争防止法２条１項１４号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」の不正競争行為に該当する場合における告知行為を行った告知者の過失の有無については，告知者が告知行為を行った時点を基準として，被告知者に現に示した特許発明（特許請求の範囲記載の発明）についての無効理由を前提に判断すべきである旨主張する。
そこで検討するに，不正競争防止法２条１項１４号の「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知」の不正競争行為を行った者の故意又は過失（同法４条）については，不正競争行為を行った時点を基準に判断すべきであり，これは，特許権侵害の告知が，特許が無効であり，又は特許に無効理由があるため，同号の不正競争行為に該当する場合も同様である。
一方で，特許法１２８条は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは，その訂正後における明細書，特許請求の範囲又は図面により特許出願，出願公開，特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。」と規定し，確定した訂正審決の効力に遡及効を認めており，また，同法１３４条の２第５項は，特許無効審判における訂正請求について同法１２８条の規定を準用していることからすると，特許権侵害の警告等の告知行為を行った告知者は，仮に告知行為時点の特許請求の範囲記載の発明に無効理由があるとしても，告知行為後の訂正審判請求又は特許無効審判における訂正請求によって特許請求の範囲を訂正し，その無効理由を解消できるものと考えるのが通常であるから，告知行為後に訂正審判請求がされた場合において，当該訂正審判請求が同法１２６条１項，３項，４項の訂正要件を満たし，かつ，告知の対象となった製品が訂正後の特許請求の範囲記載の発明の技術的範囲に属するときは，その発明が独立特許要件（同法１２６条５項）を欠くとする理由（無効理由に相当）について告知行為を行った時点における過失の有無を判断するのが相当である。
しかるところ，本件においては，?別件判決１が別件無効審決がした本件特許に進歩性欠如の無効理由があるとの判断に誤りがないとして別件無効審決を維持する判断をし，別件判決１の確定に伴って別件無効審決が確定したことにより，本件特許が無効となったこと，?その間，被告は，別件無効審決の取消しを求める審決取消訴訟（別件審決取消訴訟１）を提起する一方で，上記無効理由を解消することを目的として訂正審判請求（第２次訂正）をしたが，別件訂正不成立審決は，第２次訂正について上記訂正要件を満たすものと判断し，その上で，第２次訂正後の発明は進歩性の欠如により独立特許要件欠くと判断し，第２次訂正を認めなかったこと，?別件判決２が別件訂正不成立審決の判断に誤りがないとしてこれを維持する判断をし，これに伴って別件訂正不成立審決が確定したことは，前記(1)認定のとおりである。
そして，●（省略）●ＳＤＩ社製の燐光発光有機ＥＬ素子は，本件発明１及び５の技術的範囲に属すること（前記(3)ア），第２次訂正における本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）についての訂正は，「一般式（Ｉ）で表されるアミン誘導体」を「化合物３」に限定するとともに，化合物３が含有される層を正孔輸送層に限定し，また，重金属を含有する有機金属錯体からなる燐光性の発光材料を有機Ｉｒ錯体からなる燐光性の発光材料に限定するとともに，有機Ｉｒ錯体が構造式「（Ａ）」で表される２−フェニルピリジン又はその置換誘導体を配位子として有するものに限定することなどを訂正事項とするものであり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとであること（甲７）及び弁論の全趣旨によれば，ＳＤＩ社製の上記燐光発光有機ＥＬ素子は，第２次訂正発明１（第２次訂正後の請求項１）の技術的範囲に属するものと認められる。
以上を総合すると，被告の本件告知行為?，?及び?による不正競争行為についての過失の有無は，各告知行為の時点で，別件判決２が判断した第２次訂正後の発明の進歩性欠如の理由（無効理由に相当）を前提に判断すべきである。これに反する原告の上記主張は，採用することができない。』
と判示されました。
