●平成22(行ケ)10158　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟

　本日は、『平成22(行ケ)10158　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「バルサルタンとカルシウムチャンネルブロッカーの抗高血圧組合わせ」平成23年06月14日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110616120941.pdf)について取り上げます。

　本件は、拒絶審決の取り消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。

　本件では、取消事由１（本件補正についての判断の違法）および取消事由２（本件出願に係る発明についての特許要件判断の遺脱）についての判断が参考になるかと思います。

　つまり、知財高裁（第２部　裁判長裁判官　塩月秀平、裁判官　真辺朋子、裁判官　田邉実）は、

『１取消事由１（本件補正についての判断の違法）について

　平成１４年法律第２４号改正前の特許法１７条１項，４項，１７条の２第１項，５３条１項，１７条の２第４項，１５９条１項（以下において「改正前」というときはこの平成１４年の改正前を指す。）は，手続をした者が補正をすることができることや補正が可能な時期等を定めるとともに，一定の要件がある場合は，補正を却下しなければならないとしているが，この規定に加え，補正は，特許請求の範囲のほか，明細書，図面についてもされるものであり，補正事項が請求項ごとに明確に区分されるものではない場合があって，このような場合も含めてどのような内容の補正とするかは出願人の意向次第であるから，補正内容によっては，請求項ごとに補正要件の有無を判断することができないことがあることにも鑑みれば，一つの手続補正書によりされた補正は，補正事項ごと，又は請求項ごとの補正としてその可否が審理され判断されるものではなく，特許請求の範囲の減縮が複数の請求項にわたっていても，補正は一体として扱われ，一部に補正要件違反がある場合は，その補正は全体として却下されるべきことを予定していると解するのが相当である。

　本件補正のうち，請求項７に係る部分は，改正前１７条の２第４項に掲げる事項のいずれをも目的とするものではないことは審決の判断するところであり，原告はこの判断の誤りを主張しない。審決において補正を却下すべきものとした理由は，本件補正後の請求項７についての補正が，改正前特許法１７条の２第４項１〜４号のいずれにも該当しないとの点にあるが，その理由の実質をみると，補正後の請求項７で規定する事項が，補正前の各請求項に記載した事項の範囲内におけるものではないから，減縮にも当たらないとの判断をしたものと理解することができる。このような理解を前提としてみれば，請求項７についての補正を含む本件補正を却下すべきものとした審決の判断はこれを支持することができる。

　原告は，改善多項制の下においては，複数の請求項に係る特許出願については，各請求項に記載された発明ごとに特許要件を審査すべきであることを前提に，出願過程において複数の請求項に係る補正があった場合には，請求項ごとに補正の許否を判断すべきであると主張する。

　この主張は，補正を一体として却下すべきものとの上記判断に必ずしも結び付くものではないが，平成１４年改正の前後を通じての特許法４９条，５１条の文言などからすれば，特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つのまとまった特許が付与されるという基本構造を前提としているものと理解される。このような構造の理解に基づけば，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をすることが予定され，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いをしないとの特許庁における一貫した実務の扱いも支持することができる。改善多項制は，一出願の下において複数の発明が出願された場合には，一体として特許登録がされるものの特許権は請求項ごとに成立することにしたものであるが，このことは，各請求項に記載された発明ごとに特許要件を審査することに必ずしも結び付くものではない。したがって，原告の上記主張は，当裁判所の採用するところではない。

　以上のとおりであって，取消事由１は理由がない。

２取消事由２（本件出願に係る発明についての特許要件判断の遺脱）について

　原告は，本件補正後の請求項については，請求項ごとに補正の許否を判断すべきであり，仮に，補正については全体を不可分一体のものとして補正の許否を判断するという取扱いが許されるとしても，その場合は補正前の請求項の全てについて個別に特許要件を満たすかどうかを判断しなければならないのに，本件補正前の請求項１２についてのみ特許要件の判断をした審決には判断遺脱の違法があると主張する。

　まず，本件補正を一体のものとして扱った審決に誤りはないことは既に判断したとおりである。
　
　また，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をする特許庁の実務を支持できることも前記のとおりである。したがって，本件補正前の請求項１２についてのみ特許要件の判断をした上で，これに新規性がないことを理由に請求不成立とした審決に，原告主張の判断遺脱はない。

　よって，原告の主張する取消事由２は採用することができない。』

　と判示されました。

　詳細は、本判決文を参照して下さい。