●平成22(行ケ)10325 審決取消請求事件 特許権「ペレット状生分解
本日も、『平成22(行ケ)10325 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ペレット状生分解性樹脂組成物およびその製造方法」平成23年05月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110526100603.pdf)について取り上げます。
本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。
本件では、取消事由２（原審補正における新規事項の有無に関する判断の誤り）についての判断も参考になります。
つまり、知財高裁（第１部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉）は、
『５ 取消事由２（原審補正における新規事項の有無に関する判断の誤り）について
審決は，原審補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないから不適法であって，結局，本願は原査定の理由により拒絶すべきであるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。
(1) 法１７条の２第３項の規定の趣旨
願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の補正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず（法１７条の２第３項），また，上記規定中，「願書に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきである（なお，平成６年改正前の特許法１７条２項にいう「明細書又は図面に記載した事項」に関する知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日特別部判決参照）。そして，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明であれば，特段の事情がない限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認めるのが相当である。
(2) そこで，原審補正のうち，請求項１に「生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で混練する」を追加する補正が，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」でなされたか否かについて検討する。
ア 本願発明の「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」との技術的事項は，「生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度」と「混練温度」との関係を特定したものと理解されるところ，当初明細書等には「熱分解温度」という直接の文言は見当たらない。
そこで，当初明細書等のうち，生分解性天然樹脂（Ａ）の「熱分解温度」に関連するとみられる記載及び生分解性天然樹脂（Ａ）の温度について関連するとみられる記載につき検討すると，段落【０００４】，【００１３】，【００１５】，【００１９】，【００２０】の記載から，次の点が理解できる。
? 澱粉に関し，分量が組成物の５０質量％を超え，組成物を１６０℃前後に加熱すると分解すること
? 生分解性天然樹脂（Ａ）に関し，溶融している生分解性合成樹脂（Ｂ）に前記樹脂（Ａ）を添加する際の温度は，該樹脂（Ａ）の添加によって混合物の温度が幾分低下するが好ましい温度は約９０〜１２０℃であり，より好ましくは１００℃±５℃に加熱されているスクリューフィーダー２’を経由して加熱溶融されている樹脂（Ｂ）と混合されるもので
あること
? タロイモ澱粉，馬鈴薯澱粉，タピオカ澱粉，コーンスターチ，白色デキストリン及び小麦粉澱粉に関し，これらの澱粉と生分解性合成樹脂（Ｂ）とが混練される際のシリンダーは１５０℃に加熱されていること，同時にホッパー１’から５００Ｋｇ／ｈｒ．の供給量で供給されること及びシリンダーの中央部に設けられたスクリューフィーダー２’は約１００℃に加熱されていること
さらに，段落【０００８】及び【０００９】に記載されているように，「生分解性天然樹脂（Ａ）」は澱粉以外にも様々な樹脂を含むものとされている。
イ 上記アの記載からすると，当初明細書等の記載においては，「生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度」に関し，澱粉の分解温度が１６０℃前後であることが示されるにとどまり，タロイモ澱粉，馬鈴薯澱粉，タピオカ澱粉，コーンスターチ，白色デキストリン及び小麦粉澱粉からなる特定の澱粉については分解温度すら明示されていない。
また，澱粉については「熱分解温度」が記載されているにもかかわらず，それと「混練温度」との関係についての記載はない。
そして，当初明細書等には，「溶融している樹脂（Ｂ）に前記樹脂（Ａ）を添加する際の温度は，該樹脂（Ａ）の添加によって混合物の温度が幾分低下するが，好ましい温度は約９０〜１２０℃である」（段落【００１３】）こと，「好ましくは１００℃±５℃に加熱されているスクリューフィーダー２’を経由して，加熱溶融されている樹脂（Ｂ）と混合される」（段落【００１５】）ことが示されているが，段落【０００８】及び【０００９】のとおり，生分解性天然樹脂（Ａ）には種々のものが含まれるので，そのような温度（９０〜１２０℃）が「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度」とされるのかどうか不明であるし，上記温度は前記の澱粉の分解温度（１６０℃）との関係では「僅かに低い」とは到底いえないものである。
さらに，タロイモ澱粉，馬鈴薯澱粉，タピオカ澱粉，コーンスターチ，白色デキストリン及び小麦粉澱粉からなる特定の澱粉については，シリンダーが１５０℃に加熱されており，当該澱粉を供給するスクリューフィーダー２’の加熱温度が約１００℃とされていることが示されているが，当該特定の澱粉についても，澱粉の温度それ自体と混練温度それ自体は示されていないし，ましてや，技術常識からその分解温度は一様ではないと理解される「生分解性天然樹脂（Ａ）」について，「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度」がどの程度のものであるのかも不明である。
以上のとおりであるから，当初明細書等においては，本願発明の「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という技術的事項について明示的な記載はないし，それを示唆する記載もなく，かつその熱分解温度及びその熱分解温度よりも僅かに低い混練温度が自明であるともいえない。
ウ よって，本願に係る発明の「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という技術的事項は，当初明細書等に記載されたものでもまた自明でもなく，特段の事情も見当たらないので，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものといわざるを得ない。
(3) 原告の主張に対する補足説明
この点に関し，原告は，そもそも本件補正は却下されるべきものではなく，本件補正に示された特許請求の範囲に基づいて特許性が判断されるべきものであるから，本件補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである旨主張する。
しかし，前記４(1)のとおり，補正事項１は法１７条の２第４項各号の規定に該当しないとして本件補正を却下した審決の判断に誤りはないのであるから，「本件補正に示された特許請求の範囲に基づいて特許性が判断される」という原告の上記主張は失当であって，原審補正により補正された発明に基づいて法１７条の２第３項の要件を判断した審決に誤りはない。』
と判示されました。
以前、この日記でも書きましたが、現行法では、最初の拒絶理由等に対して手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正した際、当該補正により、新規事項追加の拒絶理由で最後の拒絶理由を受けると、新規事項として追加した部分を削除する補正は、特許請求の範囲を拡大したことになるので、特許請求の範囲の減縮の目的（１７条の２第４項２号）違反となる一方、新規事項追加の部分を残しておくと、新規事項追加（１７条の２第３項）の拒絶理由が解消されないため、結局、その請求項自体を削除するか、分割出願くらいしか対応できなくなります。かかる場合、新規事項追加部分を削除する補正により対応できると出願人側としては便利といつも思うのですが。
