●ソルダーレジスト知財高裁大合議以降の新規事項追加の判決例の更新
ソルダーレジスト知財高裁大合議事件である、●『平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf)以降、この知財高裁大合議事件の新規事項追加の判断基準により判断した事件で、この特許実務日記で取上げた事件を更新しておきます。
（１） 10/31の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20101031）で取り上げた、
●『平成22(行ケ)10024 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「遊技機」平成22年10月28日 知的財産高等裁判所 』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101028135349.pdf)について取り上げます。
・・・「このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書，特許請求の範囲又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決，同平成２２年（行ケ）第１００１９号平成２２年７月１５日判決参照。）。」
（２） 7/16の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100716）で取り上げた、
●『平成22(行ケ)10019 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「モールドモータ」平成22年07月15日 知的財産高等裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100716090324.pdf)。
・・・「このように，訂正が許されるためには，いわゆる目的要件を充足することの外に，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であることを要するとした趣旨が，第三者に対する不測の損害の発生を防止し，特許権者と第三者との衡平を確保する点にあることに照らすならば，「願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内」であるか否かは，訂正に係る事項が，願書に添付された明細書又は図面の特定の箇所に直接的又は明示的な記載があるか否かを基準に判断するのではなく，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって導かれる技術的事項（すなわち，当業者において，明細書又は図面のすべてを総合することによって，認識できる技術的事項）との関係で，新たな技術的事項を導入するものであるか否かを基準に判断するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号平成２０年５月３０日判決参照）。
・・・
しかし，訂正が，上記要件を充足するか否かは，明細書の実施例に図示されているか否かという形式的な観点から判断すべきではなく，当該明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で，第三者に不測の損害を生じる可能性があると推測できるような，新たな技術的事項を導入したか否かを実質的に判断すべきであるから，被告の主張は採用の限りでない。
・・・
また，審決では，本件訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当すると判断しており，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」も本件訂正前の請求項１記載の発明に含まれることを認めているのであって，本件においては，本件訂正がされたからといって，第三者に不測の損害を与える可能性のある新たな技術的事項が付加されたことを，想定することは困難である。」
（３）本年の6/24の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100624）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10303 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「携帯電話端末」平成22年06月22日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100623150930.pdf)
・・・「ところで，審決は，本件補正が特許法１７条の２第３項の規定に違反するというものであるところ，同条の「明細書又は図面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作である発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができると解すべきである。
そこで，以下，本件補正が，上記の新たな技術的事項を導入しないものであるか否かを各補正事項ごとに検討する。
・・・
以上のように，当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると，本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能としては，少なくとも時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能が含まれるものと解される。」と判示。
（４） 本年の3/8の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100308）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10133 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「杭埋込装置及び基礎用杭の埋込方法」平成22年03月03日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100305113608.pdf)
・・・「そうすると，本件訂正のうち，特許請求の範囲の【請求項１】及び【請求項２】について「上記台板(14)の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機(9)側の辺は，油圧式ショベル系掘削機(9)側にある上記振動装置(2)の油圧モーター(21)の端よりも油圧式ショベル系掘削機(9)側にあり，」との限定を加える部分は，本件特許出願時において既に存在した「台板の上部に振動装置を設けるとともに，下面中央部に嵌合部を設ける」という基本的な構成を前提として，「振動装置の油圧モーターが油圧式ショベル系掘削機側にある」という当業者に周知の構成のうちの１つを特定するとともに，「台板」と「振動装置」の関係について，同様に当業者に周知の構成のうちの１つである「四角形の台板の上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置するという構成」に限定するものである。
そして，上記イ(ア)ないし(ク)で認定した技術状況に照らすと，上記周知の各構成はいずれも設計的事項に類するものであるということができる。
したがって，本件明細書及び図面に接した当業者は，当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても，そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから，本件訂正は，特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について，設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成のうちの１つに限定するにすぎないものであり，この程度の限定を加えることについて，新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから，本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。」と判示。
（５） 本年の1/30の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100130）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」平成22年01月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf)
・・・「したがって，補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。
・・・
ところで，「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／? ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。
本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，?出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，?出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。
そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。」と判示。
（６）09年の12/28の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20091228）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「蛇腹管用接続装置」平成21年12月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091228085727.pdf)
・・・本件は、新規事項の追加ではなく要旨変更が補正の判断基準ですが、ソルダーレジスト知財高裁大合議事件の「明細書の要旨の変更については，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。
上記規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。
そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。
したがって，本件において，仮に，当初明細書等には，「押圧部材と装置本体との螺合されていない態様」あるいは「螺合以外の手段によって移動可能」とすることが直接表現されていなかったとしても，それが，出願時に当業者にとって自明である技術的事項であったならば，より具体的には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができるものであったならば，本件発明３を追加した本件補正は，要旨変更には該当しないというべきである。」と判示。
（７）09年の3/26の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20090306）で取り上げた、
●『平成20(ワ)4056 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟「ポータブル型画像表示装置事件」平成21年03月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090305171211.pdf)
・・・本件も、新規事項の追加ではなく要旨変更が補正の判断基準ですが、ソルダーレジスト知財高裁大合議事件の「そして，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，出願時の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，このように導かれる技術的事項との関係において，当該補正が特許請求の範囲の記載に新たな技術的事項を導入するものであるときは，当該補正は，「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということはできず，明細書の要旨を変更するものということになる。」と判示。
（８）08年6月12日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080612）で取上げた、
●『平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「保形性を有する衣服」平成20年06月12日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612154324.pdf)。
（９）08年6月23日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080623）で取上げた、
●『平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高度水処理装置及び高度水処理方法」平成20年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080623153753.pdf)。
（１０）08年7月22日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080722）で取上げた、
●『平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ダイヤル錠のラッチ」 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080717154935.pdf)。
（１１）08年11月30日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081130）で取上げた、
●『平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「注射器」平成20年11月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081128120731.pdf)。
（１２）08年12月2日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081202）で取上げた、
●『平成18(ワ)20790 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型」平成20年11月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081201180053.pdf)。
