●平成22(行ケ)10051 審決取消請求事件 特許権「振動発生装置」
本日は、『平成22(行ケ)10051 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「振動発生装置」平成22年10月20日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101021102928.pdf)について取り上げます。
本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。
本件では、取消事由１（第４回補正を却下した判断の誤り）についての判断が参考になるかと思います。
つまり、知財高裁（第４部 裁判長裁判官 滝澤孝臣、裁判官 高部眞規子、裁判官 井上泰人）は、
『１ 取消事由１（第４回補正を却下した判断の誤り）について
(1) 認定事実
証拠によれば，本件特許出願について，特許庁における主な手続の経緯は，以下のとおりであると認められる。
ア原告は，平成１７年２月２日，本件特許出願（請求項の数は９項）をした（甲９）。
イ原告は，平成１８年６月２０日提出の手続補正書（甲１０）により，第１回補正（請求項の数は９項）を行った。
ウ原告は，平成１９年４月１１日，最初の拒絶理由通知（甲１３）を受け，これに対応して，同年６月２５日提出の手続補正書（甲３）により，第２回補正（請求項の数は１項）を行った。
エ審査官は，平成１９年８月１３日，以下の内容の最後の拒絶理由を通知した（甲６）。
(ア) 理由１：第２回補正は，願書に最初に添付した明細書等の記載事項内においてしたものではないから，法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない。
(イ)理由２：請求項１に記載された本願発明は，引用文献に記載の発明から容易に想到できるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(ウ) 理由３：本願発明は，請求項１の記載が不明確であるから，特許法３６条６項１号及び２号に規定する要件を満たしていない。
オ原告は，上記エの拒絶理由通知に対応して，平成１９年１０月２２日提出の手続補正書（甲１１）により，第３回補正（請求項の数は１項）を行うとともに，以下の内容の意見書（甲８）を提出した（「／」は原文の改行部分を示す。）。「本願に対する平成１９年８月１３日付拒絶理由通知に対し，次のとおり意見を申し述べます。／１．先ず，拒絶理由１，３に対処する為，当書と同日付にて，明細書全文，特許請求の範囲を訂正する手続補正書を提出致しました。…従って，特許法第１７条の２第３項の規定に違反しておりません。／以上の補正により，拒絶理由１，３は解消されたものと考えます。」
カ審査官は，平成２０年２月５日，第３回補正は，願書に最初に添付した明細書等の記載事項内においてしたものではなく，法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないから，法５３条１項の規定により却下する旨の決定をし（甲４），上記エと同一の理由により拒絶査定をした（甲５）。
キ原告は，拒絶査定不服の審判を請求するに際し，平成２０年４月１１日提出の手続補正書（甲２）により，第４回補正（請求項の数は３項）を行った。
ク本件審決は，第４回補正を却下し，第２回補正による本願発明について上記エの拒絶理由のうち理由１及び３と同様の理由により，拒絶すべきである旨判断したものである（甲１）。
(2) 第４回補正の適否
ア手続補正の効果は，その手続補正を行う時点の記載事項を変更するものということができるところ，上記(1)イ，ウ，オ，キ認定のとおり，第１回補正による９項の請求項を含む特許請求の範囲が，第２回補正により１項の請求項のみの特許請求の範囲に変更され，拒絶理由通知に対処するため第３回補正により１項の請求項のまま特許請求の範囲が変更された後，第４回補正により３項の請求項を含む特許請求の範囲に変更されたものである。
もっとも，上記(1)カのとおり，第３回補正は，第４回補正を行う以前に却下されているのであるから，第４回補正は，第３回補正を行う時点の特許請求の範囲の記載，すなわち，第２回補正による特許請求の範囲の記載を変更したものといわざるを得ない。
そうすると，第４回補正は，第２回補正により１項の請求項とされた特許請求の範囲を，３項の請求項を含む特許請求の範囲に変更するものである。
イ法１７条の２第４項は，拒絶査定不服審判請求に伴って行われる特許請求の範囲についてする補正は，同項１号ないし４号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定するところ，上記のとおり，請求項を増加させる第４回補正の目的は，法１７条の２第４項１号（請求項の削除），２号（特許請求の範囲の減縮），３号（誤記の訂正）及び４号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも該当しないといわざるを得ない。
ウよって，本件審決が，第４回補正の目的は，法１７条の２第４項各号のいずれの事項にも該当しないと判断したことに誤りはない。
(3) 対象となる発明の認定について
原告は，第２回補正は，補正違反を指摘されたものであって，審理の対象とはなり得ないもので，第４回補正が審理対象となるべき発明である旨主張する。
しかし，上記１に判示したとおり，本件審決が第４回補正を却下した点に誤りはないから，原告の主張は失当である。また，第３回補正は，第４回補正の前に補正の却下の決定がされたものである。
そうすると，第４回補正及び却下された第３回補正の前になされた第２回補正に係る本願発明を審理の対象とすることに誤りがあるとはいえない。
(4) 原告の主張について
ア原告は，第２回補正は，拒絶理由通知により補正要件の違反を指摘されているため，本来であれば補正却下されることによって以降の補正の基礎となるものではない旨を主張する。
しかし，法１７条の２第３項から第５項に補正の要件が規定されているところ，上記補正要件違反の場合に決定をもって補正を却下しなければならない場合として，法５３条は，「第１７条の２第１項第３号に掲げる場合において，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面についてした補正が同条第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき」と規定し，法１５９条において準用される拒絶査定不服審判については，「第１７条の２第１項第３号又は第４号に掲げる場合において，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面についてした補正（同項第３号に掲げる場合にあっては，拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。）が同条第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたとき」と規定している。
他方，法４９条１号は，「その特許出願の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面についてした補正が第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとき」は，審査官はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならないと規定し，法５０条は，審査官は，拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは，補正却下決定をするときを除き，特許出願人に対し，拒絶の理由を通知しなければならないと規定している。
上記(1)ウのとおり，第２回補正は，最初の拒絶理由通知に対応してされたものであるところ，これらの規定によれば，最初の拒絶理由通知に対してされた特許請求の範囲等の補正が，法１７条の２第３項に規定する要件（新規事項追加の禁止）を満たしていないときは，出願の拒絶理由となるのであって（法４９条１号），拒絶の理由を通知しなければならない場合（法５０条）に当たるが，決定をもって補正を却下しなければならない場合（法５３条１項）には当たらない。
したがって，第２回補正について，補正却下をしなければならない理由はない。
補正が却下されない以上，第２回補正が存在しないものと扱うことは予定されていないから，これを，それ以降の補正の基礎とすることが違法であるとはいえない。
なお，原告自ら，第４回補正において，第２回補正を変更すべき部分にアンダーラインを引いていることからも（甲２），原告自身第２回補正を基礎として，その後の補正を行ったものということができる。
イ原告は，補正要件違反がありながら，その実質的に存在価値のない補正を出願に織り込んでおいて，この違反を含んだままの出願を以降の判断の基準にすることは，発明者の保護の観点を無視するものである旨主張する。
しかし，法１７条の２第１項３号は，「拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において，最後に受けた拒絶理由通知に係る第５０条の規定により指定された期間内にするとき」に補正をすることができる旨規定しているから，出願人には，最後の拒絶理由通知により指摘された拒絶理由についても，これを是正する機会が与えられている。
本件についてみると，原告が第３回補正と同日に提出した意見書（甲８）において，上記(1)オ認定のとおり意見を述べていることからすると，第３回補正は，最後の拒絶理由通知に記載された拒絶理由（第２回補正に係る補正要件違反）を是正するためになされたものということができる。
さらに，本件においては，原告は，拒絶査定不服審判を請求する際に第４回補正を行っているところ（法１７条の２第１項４号），この第４回補正がされる前に，第３回補正が却下されたことは，原告に通知されているのであるから（甲４），出願人たる原告は，第４回補正の際にも，上記拒絶理由（第２回補正に係る補正要件違反）を是正する機会を与えられていたということができる。
そうすると，本件出願の審査過程において，出願人から補正の機会を不当に奪う手続がされたということはできない。
ウしたがって，原告の主張は採用することができない
(5) 小括
以上のとおり，取消事由１は理由がない。』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
