●平成21(行ケ)10180　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟

　本日は、『平成21(行ケ)10180　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「４―アミノ―１―ヒドロキシブチリデン―１，１−ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩」平成22年08月19日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100827112011.pdf)について取り上げます。

　本件は、特許無効審判の無効審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容され、無効審決が取り消された事案です。

　本件では、特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の「刊行物」に該当するか否かの判断が参考になるかと思います。

　つまり、知財高裁（第１部　裁判長裁判官　塚原朋一、裁判官　東海林保、裁判官　矢口俊哉）は、

『２取消事由１ないし５について

(1) 本件発明６及び７における本件３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないこと，以上の点については当事者間に争いがなく，かつ審決も認めるところである。

　そこで，このような場合，甲７文献が，特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の「刊行物」に該当するかどうかがまず問題となる。

　ところで，特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に‥‥頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

　特に，当該物が，新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというためには，一般に，当該物質の構成が開示されていることに止まらず，その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして，刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

(2) 本件については，上記のとおり，本件発明６及び７における本件３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないところ，前記１(2) の記載内容を検討しても，甲７文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから，上記(1) の判断基準に従い，甲７文献が特許法２９条１項３号の「刊行物」に該当するというためには，甲７文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいて本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるということになる。

　この点，審決は，前記第２の４(1) 記載のとおり，まず，甲５文献の開示内容から，４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−バイホスホン酸モノナトリウム塩が生成していることが窺える等の事情があること，甲１２ないし甲１４の各文献の開示内容から，水和物の製法としては，水溶液から晶出することが一般的であり，結晶水は，加熱あるいは乾燥により離脱し，加熱あるいは乾燥の条件を強くすることにより，順次離脱することは周知であるといえること，及び４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸モノナトリウム塩の３水和物が存在することは甲７文献に記載されていることを根拠に，当業者は，４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより，３水和物が得られること，そして，もし水溶液からの晶出により得られた４−アミノ−１−ヒドロキシブタン−１，１−ジホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が３を超えていれば，適宜条件を選択し，加熱，乾燥することにより水和数を減ずることにより，容易に，本件３水和物を得ることができると考えるのが自然であると判断しているところ，その論理は必ずしも明確ではないが，前記第２の４(4)記載のとおり，さらに，審決は，原告の主張に対する判断において，「有機化合物によって水和物が存在し得る場合があることは明らかであり，‥‥，甲７文献において既に３水和物が目的物として明示され，その存在を疑うべき特段の事情が無いことを考慮すれば，技術常識を勘案し３水和物の製造条件を検討することに格別の困難性は無いというべきである」と判断していることから，これを善解すれば，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，甲５及び甲１２ないし甲１４の各文献に記載されている特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができるものと判断したと解される。

(3) そうすると，本件においては，本件出願当時，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが，次のとおり，本件においては，本件出願当時，そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。』

　と判示されました。

　詳細は、本判決文を参照して下さい。