●知財高裁大合議以降の新規事項追加の新基準の判決例
昨日、●『平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」平成22年01月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf)について取上げました。
本件では、知財高裁第３部は、出願当初明細書に記載のない「熱損失係数が１．０〜２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ2・℃の高断熱・高気密住宅」という限定を特許請求の範囲に追加する補正を、新規事項の追加ではない、と判示しました。
また、その理由として、１７条の２第３項の新規事項の追加の判断基準の「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」について、今回は、特許法第３６条５項の記載要件等との関係で、
『 特許法１７条の２第３項は，補正について，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下「出願当初明細書等」という場合がある。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨を定める。
同規定は，出願当初から発明の開示を十分ならしめるようにさせ，迅速な権利付与を担保し，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに，出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにするなどの趣旨から設けられたものである。
そして，発明とは，自然法則を利用した技術的思想であり，課題を解決するための技術的事項の組合せによって成り立つものであることからすれば，同条３項所定の出願当初明細書等に「記載した事項」とは，出願当初明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提になる。
したがって，当該補正が，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であれば，当該補正は，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものというべきであって，同条３項に違反しないと解すべきである。
ところで，特許法３６条５項は，特許請求の範囲には，「・・・特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定する。同規定は，特許請求の範囲には，「・・・特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」すべきとされていた同項２号の規定を改正したものである（平成６年法律第１１６号）。従来，特許請求の範囲には，発明の構成に不可欠な事項以外の記載はおよそ許されなかったのに対して，同改正によって，発明を特定するのに必要な事項を補足したり，説明したりする事項を記載することも許容されることとされた。
そこで，これに応じて，特許請求の範囲に係る補正においても，発明の構成に不可欠な技術的事項を付加する補正のみならず，それを補足したり，説明したりする文言を付加するだけの補正も想定されることになる。
したがって，補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。』
と判示されました。
この新規事項追加の判断基準は、基本的には、昨年の08年5月30日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080530）で取上げた、知財高裁大合議事件である、
●『平成18(行ケ)10563 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf)、
と同じですが、本件により、このような判断基準にて判断する際の理由や具体的基準が、さらに明確にされたものと思います。
「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」である新規事項追加について同様の判断基準は、この知財高裁大合議事件以降も、この特許実務日記で取上げた事件だけでも、今回取り上げた知財高裁事件を含め、次の通りになりました。
（１） 昨日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20100130）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10175 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」平成22年01月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100128171342.pdf)
（２）09年の12/28の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20091228）で取り上げた、
●『平成21(行ケ)10131 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「蛇腹管用接続装置」平成21年12月25日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091228085727.pdf)
（３）09年の3/26の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20090306）で取り上げた、
●『平成20(ワ)4056 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟「ポータブル型画像表示装置事件」平成21年03月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090305171211.pdf)
（４）08年6月12日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080612）で取上げた、
●『平成20(行ケ)10053 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「保形性を有する衣服」平成20年06月12日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612154324.pdf)。
（５）08年6月23日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080623）で取上げた、
●『平成19(行ケ)10409 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「高度水処理装置及び高度水処理方法」平成20年06月23日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080623153753.pdf)。
（６）08年7月22日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080722）で取上げた、
●『平成19(行ケ)10432 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「ダイヤル錠のラッチ」 平成20年07月17日 知的財産高等裁判所』 (http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080717154935.pdf)。
（７）08年11月30日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081130）で取上げた、
●『平成20(行ケ)10168 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「注射器」平成20年11月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081128120731.pdf)。
（８）08年12月2日の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081202）で取上げた、
●『平成18(ワ)20790 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型」平成20年11月28日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081201180053.pdf)。
