●平成20(行ケ)10433 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟
本日は、『平成20(行ケ)10433 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成21年09月16日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090917132217.pdf)について取り上げます。
本件は、進歩性違反の拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。
本件では、拒絶理由にて示していなかった周知技術を用いて下した拒絶審決が違法と判断した点で、参考になるかと思います。
つまり、知財高裁（第１部 裁判長裁判官 塚原朋一、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉）は、
『このように，拒絶査定と審決とでは，「表面に吸着」する点に関し，同一性のある解釈をしていたとは認められず，むしろ，拒絶査定及び審決における各説示の文言等に照らし，前者はこれを「表面への吸着」と解釈し，後者は表面のみならず「吸収」を含む現象と解釈していることが認められる。したがって，審決は，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて判断したといわざるを得ない。
そして，前記第３で主張するとおりの原告らの解釈及び前提に立てば，この「表面に吸着」する点はまさしく本願発明の重要な部分であるところ，原告らの意見書や審判請求書における主張からすれば，「表面に吸着」する点に関し，原告らは，審判合議体とは異なる解釈をし，本願発明や引用発明を異なる前提で捉えていることが認められるのであるから，これに対して，審決が，拒絶査定の理由と異なる理由に基づいて，「表面に吸着し」との点について判断をしている以上，原告らに対し，意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。
なお，審決が原告らに対し上記のような意見を述べる機会を付与しなかったとしても，その双方の場合について実質上審理が行われ，原告らが必要な意見を述べているなどの特段の事情があれば，審決のとった措置は実質上違法性がないということもできないではないが（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５３８号，同２０年２月２１日判決の第５の１(4) 参照），本件においては，そのような特段の事情を認めることはできない。
ウ さらに，審決は，拒絶理由通知においてなんら摘示されなかった公知技術（周知例１及び２）を用い，単にそれが周知技術であるという理由だけで，拒絶理由を構成していなくとも，特許法２９条１，２項にいういわゆる引用発明の一つになり得るものと解しているかのようである。
すなわち，審決は，相違点１について，「排ガスがリーンのときに，ＮＯｘ浄化触媒としてＮＯｘを触媒表面へ吸着するものは周知（例えば，周知例１及び周知例２参照。以下「周知技術１」という。）であることから，相違点１に係る本願発明の発明特定事項は周知である。」と説示し，また，相違点２についても，「内燃機関がリーン運転しているとき，前記ＮＯｘ浄化触媒で排ガス中のＮＯｘを吸着し，吸着後に，排ガスを数秒間ストイキもしくはリッチの状態とし，前記ＮＯｘ浄化触媒で吸着したＮＯｘを還元剤と接触反応させてＮ２に還元して排ガスを浄化することは周知（‥‥‥）であり，相違点２に係る本願発明のように時間及び深さを決定することは，周知例１及び周知例３の周知技術２を勘案すれば，適宜なし得る設計的事項に過ぎないものである。」，そして，「本願発明は，引用発明，周知技術１及び周知技術２に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」という説示をしているが，誤りである。
被告主張のように周知技術１及び２が著名な発明として周知であるとしても，周知技術であるというだけで，拒絶理由に摘示されていなくとも，同法２９条１，２項の引用発明として用いることができるといえないことは，同法２９条１，２項及び５０条の解釈上明らかである。
確かに，拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法２９条２項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが，それは，拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，容易性の判断の過程で補助的に用いる場合，ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって，周知技術でありさえすれば，拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。
被告の主張する周知技術は，著名であり，多くの関係者に知れ渡っていることが想像されるが，本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を果たすものであることにかんがみれば，単なる引用発明の認定上の微修整，容易想到性の判断の過程で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということはできないから，本件において，容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。
この点に関する被告の主張は失当であり，原告らの主張が正当である。
エ 以上により，審決には，上述のいずれについても，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に反する違法がある。
２ 結論
よって，原告らの主張する審決取消事由８は理由があるから，審決を取り消すこととする。』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照してください。
