●平成20(行ケ)10065　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟（１）

　本日は、『平成20(行ケ)10065　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」平成21年03月31日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090403112934.pdf)について取り上げます。

　本件は、特許無効審決の棄却審決の取り消しを求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。

　本件では、まず、いわゆる「除くクレーム」を内容とする補正が特許法１７条の２第３項の新規事項追加の違反に該当するか否かの知財高裁の判断が参考になります。

　つまり、知財高裁（第２部　裁判長裁判官　中野哲弘、裁判官　森義之、裁判官　澁谷勝海）は、

『１請求の原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

２取消事由１（新規事項の追加に当たらないとした判断の誤り）について

　原告は，請求項に「ただし，…を除く。」といった消極的表現（いわゆる「除くクレーム」）が記載された本件補正は，法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内」における補正ということはできない旨主張するので，以下検討する。

（1）「除くクレーム」と法１７条の２第３項との関係

ア　法１７条の２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面の補正に関する法文であり，その第３項は，「第１項の規定により明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をするときは，…願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と定めているところ，本件補正は前記のような「除くクレーム」の形でなされているものの，法１７条の２にいう補正であることに変わりはないから，その適否を判断する基準となるのは，上記法１７条の２である。

　ところで，特許権は発明について最初に出願した者に付与される（先願主義，法３９条）のであるから，出願人が一旦なした不完全な内容の特許出願に対しその後その内容の補正を認める事実上の必要が生じたとしても，補正することができる物的範囲は上記先願主義との関係で自ら限界があり，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するため，これを法は，上記のとおり，「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」と規定したものである。

　そして，「明細書等に記載した事項の範囲内」か否かは，上記のような法の趣旨からすると，「明細書等に記載した事項」とは，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）を基準として，明細書・特許請求の範囲・図面のすべての記載を総合して理解することができる技術的事項のことであり，補正が，上記のようにして導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書等に記載した事項の範囲内」であると解されることになる。

　したがって，本件のように特許請求の範囲の減縮を目的として特許請求の範囲に限定を付加する補正を行う場合，付加される補正事項が当該明細書等に明示されているときのみならず，明示されていないときでも新たな技術的事項を導入するものではないときは，「明細書等に記載した事項の範囲内」の減縮であるということになる。

　また，上記にいう「除くクレーム」を内容とする補正は，特許請求の範囲を減縮するという観点からみると差異はないから，先願たる第三者出願に係る発明に本願に係る発明の一部が重なる場合（法２９条１項３号，２９条の２違反）のみならず，本件のように同一人によりＡ出願とＢ出願とがなされ，その内容の一部に重複部分があるため法３９条により両出願のいずれかの請求項を減縮する必要がある場合にも，そのまま妥当すると解される。

イ　特許庁審査官が審査する際の審査基準は，上記にいう「除くクレーム」について，下記のように定めている（甲２７）が，その趣旨は基本的に上記アと同一と考えられる（ただし，本文７行目「例外的に」とする部分を除く）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

「(4) 除くクレーム

　「除くクレーム」とは，請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

　補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は，除外した後の「除くクレーム」が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には，許される。

　なお，次の(１)，(２)の「除くクレーム」とする補正は，例外的に，当初明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。

(１)請求項に係る発明が，先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該重なりのみを除く補正。(２)請求項に係る発明が，「ヒト」を包含しているために，特許法第２９条柱書の要件を満たさない，あるいは，同法第３２条に規定する不特許事由に該当する場合において，「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理由が解消される場合に，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該「ヒト」のみを除く補正。
(説明)

　上記(１)における「除くクレーム」とは，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，特許法第２９条第１項第３号，第２９条の２又は第３９条に係る先行技術として頒布刊行物又は先願の明細書等に記載された事項（記載されたに等しい事項を含む）のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

(注１)「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合である。そうでない場合は，「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。(注２)「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり，多数にわたる場合には，一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので，留意が必要である。

　上記(２)における「除くクレーム」は，補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。
このような取扱いとする理由は，以下の通りである。

①たまたま先行技術と重複するために新規性等を欠くこととなる発明について，このような補正を認めないとすると，発明の適正な保護が図れない。そして，このような場合，先行技術として記載された事項を当初の請求項に記載した事項から除外しても，これにより第三者が不測の不利益を受けることにもならない。

②「ヒト」を包含するために，特許法第２９条柱書の要件を満たさないか，あるいは同法第３２条に規定する不特許事由に該当する場合，「ヒト」を除く補正をしても，除かれる範囲は明確であり，かつ，これにより当該拒絶の理由が解消される。また，これにより，特許を受けようとする発明が明確でなくなることはない。

　…省略… 」

ウ(ｱ) 以上に対し原告は，特許庁の審査基準を挙げつつ，いわゆる「除くクレーム」による補正は，法にこれを許容する明文の規定が存しない以上，当初明細書に記載がない限り許されないと解すべきであるし，仮にこれを認めるとしても極めて限定的に解すべきである旨主張する。

　しかし，上記のとおり，いわゆる「除くクレーム」による補正が許されるか否かは，当該補正が法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであると認められるか否かという問題であって，法の定めを超えた例外を許容するものではない。

　「除くクレーム」とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的事項を導入するものではないということができるが，逆に，補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではないからである。

　したがって，「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものということができるかどうかについては，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないというべきである。原告の上記主張は採用することができない。

(ｲ) また原告は，知財高裁大合議判決のような法２９条の２が問題とされた事案と異なり，出願人である被告自身が出願当初から先行技術との重複を知り又は知り得たような本件においては，いわゆる「除くクレーム」による補正により救済すべきでないと主張する。

　しかし，前記のとおり，いわゆる「除くクレーム」による補正が許容されるのは，例外的な「救済」といった性格のものではなく，当該補正が法１７条の２第３項にいう「願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項の範囲内において」するものであると認められるからである。

　そうである以上，その際考慮されるべきは明細書の記載といった客観的な事情であるべきであって，出願人の認識ないしその可能性といった主観的事情により補正の可否が左右されるべきものではない。

　また，同一出願人による同日出願の場合であっても，特許請求項の範囲の記載は，その後発見した公知文献や拒絶理由通知等により変化し得るものであるほか，特許請求の範囲に複数の請求項を記載する場合もあり，出願当初からそれらすべての場合を想定し，請求項の範囲の記載を重複しないようにすることは実際上困難である。

　さらに，法３９条２項の適用があるのは必ずしも同一出願人同士の出願に限られないことや，法は２９条の２と同法３９条２項のいずれについても出願人の主観的事情を特許の要件とはしていないことを併せ考慮すると，法２９条の２が適用される場合に比して，同一出願人間で同法３９条２項の適用が問題となる場合にのみ，殊更に法１７条の２第３項の要件を厳格に解釈すべき必然性を見出すことはできない。

　したがって，原告の上記主張も採用することができない。』

　と判示されました。

　本件では、昨年の5/30の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080530)で取り上げた、知財高裁大合議事件の、

● 『平成18(行ケ)10563　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」平成20年05月30日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080530152605.pdf)

　と同様に、「除くクレーム」とする補正についても，「例外的」な取扱いを想定する余地はなく、当該補正が明細書等に「記載した事項の範囲内において」するものか否かについては，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきである、と判示しています。

　また、本件では、さらに、「除くクレーム」による補正が許容されるのは，例外的な「救済」でない以上，その際考慮されるべきは明細書の記載といった客観的な事情であるべきであって，出願人の認識ないしその可能性といった主観的事情により補正の可否が左右されるべきものではなく、また同一出願人による同日出願の場合であっても，特許請求項の範囲の記載は，その後発見した公知文献や拒絶理由通知等により変化し得るものであるほか，特許請求の範囲に複数の請求項を記載する場合もあり，出願当初からそれらすべての場合を想定し，請求項の範囲の記載を重複しないようにすることは実際上困難であるので、同一人の特許による特許法第３９条違反の無効（拒絶）理由を回避するある場合にも、許される、と判示しています。