●特許法１０４条の３の特許無効の抗弁に対する再抗弁（２）

　3/15の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20090315)で、「特許法１０４条の３の特許無効の抗弁に対する再抗弁」について､最高裁判決である、
●『平成18(受)1772　特許権に基づく製造販売禁止等請求事件「ナイフの加工装置」平成20年04月24日　最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080424152947.pdf)を引用している判決として、

●『平成19(ワ)17762　損害賠償請求事件　実用新案権　民事訴訟「筆記具のクリップ取付装置事件」平成21年02月27日　東京地方裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306100200.pdf）以外に、

●『平成20(ネ)10019　特許権侵害差止等請求控訴事件　特許権　民事訴訟「不定形耐火物の吹付け施工方法」平成20年08月28日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080829152128.pdf)

●『平成19(ワ)2980　損害賠償請求事件　特許権　民事訴訟「酵素によるエステル化方法」平成20年10月09日　大阪地方裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081010095611.pdf）
の2件があると記載しました。

　さて、特許法１０４条の３の特許無効の抗弁に対する再抗弁」について､上記最高裁判決を引用せずに、上記３件と同様の要件を判示した判決として、昨年の12/2の日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20081202）で取上げた、
●『平成18(ワ)20790　特許権侵害差止等請求事件　特許権　民事訴訟「現像ブレードの製造方法事件」平成20年11月28日　東京地方裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081201180053.pdf）がありました。

　再度取上げます。

　つまり、東京地裁（民事第２９部　裁判長裁判官　清水節、裁判官　坂本三郎、裁判官　佐野信）は、

『２次に，争点(4)（本件特許に無効理由が存在するとしても，訂正により，本件特許権に基づく権利行使が可能となるか）について判断する。

(１) 前記のとおり，本件発明1 は，いずれも進歩性が欠如するから，特許法１０４条の３第１項により，原告は，本件特許権に基づく権利行使をすることはできない。

　しかしながら，被告に特許権侵害の事実があるにもかかわらず，当該特許に無効理由があるため，上記条項により，同特許権に基づく権利行使ができない場合であっても，当該特許権者が，

(i)特許庁に対し，適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っており，
(ii)当該訂正によって，上記の無効理由が解消され，さらに，
(iii)被告の製造販売する製品ないし被告が実施している方法が訂正後の特許請求の範囲に含まれる

　場合には，上記の無効理由があるにもかかわらず，上記特許権者は，上記特許権に基づく権利行使ができるものと解するのが相当である。

　そして，前記争いのない事実等で判示したとおり，原告は，本件明細書の記載について，訂正審判請求をし，後日，特許法１３４条の３第５項により，訂正請求（本件訂正請求）がされたものとみなされたところ，原告は，本件特許権に前記１の無効理由が存在するとしても，本件訂正請求により，本件特許権に基づく権利行使は許される旨主張する。

　そこで，上記の要件に照らして，本件訂正により，本件特許権に基づく権利行使が許されるか否かについて，以下検討する。

(2) 本件訂正が，特許法１３４条の２第５項で準用する特許法１２６条３項（ただし，平成１４年法律第２４号附則３条１項の規定により，同法２条の規定による改正後の特許法の規定は，同法附則１条２号に定める日（平成１５年７月１日）以後の特許出願について適用され，同日前にした特許出願については，なお従前の例によるものとされているため，本件訂正請求については，同法による改正前の特許法１２６条２項（以下「旧特許法１２６条２項」という。）が適用されることになる。）に違反しないかについて

ア　旧特許法１２６条２項の「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者にとって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味し，したがって，同項の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」における訂正とは，当該訂正が，当業者にとって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものである場合を意味すると解するのが相当である（知的財産高等裁判所平成１８年（行ケ）第１０５６３号事件・平成２０年５月３０日判決参照）。　

　・・・省略・・・

　以上の点を総合すると，本件訂正が，リブ部を複数設ける場合に，ゲートの設置位置を，ブレード本体の側面側の近傍にあるリブ部に対応する部分に限定することは，本件明細書及び本件図面から導かれる技術的事項とは異なる新たな技術的事項を導入することになり，本件訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」における訂正ということはできないというべきである。

ウ　したがって，本件訂正は，特許法１３４条の２第５項で準用する特許法１２６条３項（なお，前記のとおり，本件訂正請求については，旧特許法１２６条２項が適用される。）に違反するというべきである。

(３) 以上より，本件訂正請求は，適法な訂正請求ということはできないから，本件訂正により，本件特許権に基づく権利行使が可能となることはない。

３したがって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がない。

第４結論

　以上の次第で，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。』

　と判示されました。

　詳細は、本判決文を参照して下さい。