●平成１１年に出された知財事件の最高裁判決（２）
本日は、平成１１年に出された知財事件の最高裁判決で、裁判所ＨＰ（http://www.courts.go.jp/）に掲載されている残りの最高裁判決２件について、下記の通り、簡単に紹介します。
●『平成10(受)153 医薬品販売差止請求事件 特許権 民事訴訟「メシル酸カモスタット事件」平成11年04月16日 最高裁判所第二小法廷』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AB240DD41982AA3C49256D2700058227.pdf）
・・・『 【要旨】ある者が化学物質又はそれを有効成分とする医薬品についての特許権を有する場合において、第三者が、特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくする医薬品（以下「後発医薬品」という。）を製造して販売することを目的として、その製造につき薬事法一四条所定の承認申請をするため、特許権の存続期間中に、特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し、これを使用して右申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは、特許法六九条一項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、特許権の侵害とはならないものと解するのが相当である。
その理由は次のとおりである。
１ 特許制度は、発明を公開した者に対し、一定の期間その利用についての独占的な権利を付与することによって発明を奨励するとともに、第三者に対しても、この公開された発明を利用する機会を与え、もって産業の発達に寄与しようとするものである。このことからすれば、特許権の存続期間が終了した後は、何人でも自由にその発明を利用することができ、それによって社会一般が広く益されるようにすることが、特許制度の根幹の一つであるということができる。
２ 薬事法は、医薬品の製造について、その安全性等を確保するため、あらかじめ厚生大臣の承認を得るべきものとしているが、その承認を申請するには、各種の試験を行った上、試験成績に関する資料等を申請書に添付しなければならないとされている。後発医薬品についても、その製造の承認を申請するためには、あらかじめ一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要する点では同様であって、その試験のためには、特許権者の特許発明の技術的範囲に属する化学物質ないし医薬品を生産し、使用する必要がある。もし特許法上、右試験が特許法六九条一項にいう「試験」に当たらないと解し、特許権存続期間中は右生産等を行えないものとすると、特許権の存続期間が終了した後も、なお相当の期間、第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となる。この結果は、前示特許制度の根幹に反するものというべきである。
３ 他方、第三者が、特許権存続期間中に、薬事法に基づく製造承認申請のための試験に必要な範囲を超えて、同期間終了後に譲渡する後発医薬品を生産し、又はその成分とするため特許発明に係る化学物質を生産・使用することは、特許権を侵害するものとして許されないと解すべきである。そして、そう解する限り、特許権者にとっては、特許権存続期間中の特許発明の独占的実施による利益は確保されるのであって、もしこれを、同期間中は後発医薬品の製造承認申請に必要な試験のための右生産等をも排除し得るものと解すると、特許権の存続期間を相当期間延長するのと同様の結果となるが、これは特許権者に付与すべき利益として特許法が想定するところを超えるものといわなければならない』、等と判示した最高裁判決。
●『平成7(行ツ)204 審決取消 特許権 行政訴訟「大径角形鋼管の製造方法事件」平成11年03月09日 最高裁判所第三小法廷』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081002100355.pdf）
・・・『１ 審決取消訴訟において、審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないことは、当審の判例とするところである（最高裁昭和四二年（行ツ）第二八号同五一年三月一〇日大法廷判決・民集三〇巻二号七九頁）。
明細書の特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、右発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない。そして、このような審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできないと解すべきであるから、訂正後の明細書に基づく発明が特許を受けることができるかどうかは、当該特許権についてされた無効審決を取り消した上、改めてまず特許庁における審判の手続によってこれを審理判断すべきものである。
もっとも、訂正後の明細書に基づく発明が無効審決において対比されたのと同一の公知事実により無効とされるべき場合があり得ないではなく、原判決は本件がこのような場合であることを理由とするものであるが、本件において訂正審決がされるためには、平成五年法律第二六号による改正前の特許法（以下「旧法」という。）一二六条三項により、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないから、訂正後の明細書に基づく発明が無効審決において対比された公知事実により同様に無効とされるべきであるならば、訂正審決は右規定に反していることとなり、そのような場合には、旧法は、訂正の無効の審判（一二九条）により訂正を無効とし、当該特許権について既にされた無効審決についてはその効力を維持することを予定しているということができる（現行法においては、一二三条一項八号において、一二六条四項に違反して訂正審決がされたことが特許の無効原因となる旨を規定するから、右のような場合には、これを理由として改めて特許の無効の審判によりこれを無効とすることが予定されている。）。
２ したがって、無効審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には当該無効審决を取り消さなければならないものと解するのが相当である。これを本件について見ると、本件訂正審決による本件明細書の特許請求の範囲の前記訂正のうち「一枚板鋼板」を「一枚厚肉鋼板」に訂正する点は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、本件無効審決はこれを取り消すべきものである。』、等と判示した最高裁判決。
追伸；＜気になった記事＞
●『平成21年年頭所感』(特許庁)http://www.jpo.go.jp/shoukai/choukan/h21_beginning_comment.htm
●『2009年 会長年頭所感』（弁理士会）http://www.jpaa.or.jp/activity/appeal/2009/newyear-msg.html
●『未曾有の危機に立ち向かう〜経団連会長新年メッセージ〜』http://www.keidanren.or.jp/japanese/speech/20090101.html
●『御手洗会長年頭所感−責任果たし、経済活性化に全力』http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/times/2009/0101/01.html
●『理事長 年頭挨拶』(NEDO)http://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/other/BE/nedoothernewsplace.2008-12-01.1799363910/nedoothernews.2008-12-22.7762063776/
