●平成19(行ケ)10244「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」
本日は、『平成19(行ケ)10244 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」平成20年06月16日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080616152834.pdf)について取り上げます。
本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が認容された事案です。
本件では、原告が取消事由１として主張した,審決における手続違背が認められた点で、参考になる事案かと思います。
つまり、知財高裁（第４部 裁判長裁判官 田中信義、裁判官 榎戸道也、裁判官 浅井憲）は、
『１ 取消事由１（手続違背）について
(1) 掲記の証拠によれば，以下の事実が認められる。
・・・省略・・・
(2) 審決は，前記第２，３のとおり，本願発明と引用発明との相違点を「スクリーン板が，本願発明では，複数のスロット領域と，前記複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して，引用発明では，スロット領域が一つであり，本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」と認定した上，本願発明の相違点に係る構成のうち，「スクリーン板において，１枚の金属板に複数のスロットの一群からなるスロット領域を複数形成させた構造とすること」は「本願前周知のこと」であり，「当業者が適宜選択し，採用し得ることである。」などとして，「本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断し，引用発明及び周知技術を根拠に，本願発明が特許法２９条２項の規定に該当することを，本件拒絶査定不服審判請求不成立の理由としたものである。
(3)ア特許法１５９条２項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には同法５０条の規定を準用するものと定めている。
これを本件についてみると，前記のとおり，審決は，本願発明は引用発明及び周知技術から容易に想到することができたものであり，特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，審査段階において上記理由が通知されていることが必要となり，これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなければならないこととなる。
そこで，この点について検討すると，前記(1)イによれば，本件拒絶理由通知書には，引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項に該当する旨の記載があり，また，同(1)エによれば，本件拒絶査定においては，本件拒絶理由通知書に記載した上記理由により特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，以上によれば，結局，審決前に告知された具体的な拒絶理由は引用例の指摘だけであり，その余は特許法２９条２項の条文を摘示したに止まるものといわざるを得ない。
ところで，特許法５０条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は，通知後に特許出願人に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると，拒絶理由を明確化するとともに，これに対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり，このような趣旨からすると，通知すべき理由の程度は，原則として，特許出願人において，出願に係る発明に即して，拒絶の理由を具体的に認識することができる程度に記載することが必要というべきである。
これを特許法２９条２項の場合についてみると，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り，原則として，出願に係る発明と対比する引用発明の内容，対比判断の結果である一致点及び相違点，相違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものというべきである。
これを本件についてみると，前記のとおり，本件においては，引用例の指摘こそあるものの，一致点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全くないのであるから，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り，拒絶理由の通知として要請されている記載の程度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。
イ 進んで，上記特段の事情の存否について検討するに，被告は，原告は引用例を熟知していたのであるから，本件拒絶理由通知を受けた原告としては，当然，本願当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在すること及びその内容を正確に理解し，また，『本願当初発明には，引用発明と相違する事項はあるが，その相違点は容易である』と審査官が判断していることを理解していたといえる。」，「原告は，審査官及び審判合議体が，理由４により本願を拒絶すべきものとしていることを十分に理解し，認識していたといえる。」などと主張する。
確かに，上記(1)ウ及びオの本件意見書及び審判請求の理由の各記載によれば，原告は，引用例の技術内容を熟知しており，本願当初発明又は本願発明と引用発明との間に審決が認定したのと同一の相違点が存在することを認識していたものと認められるし，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定に拒絶の理由として理由４（進歩性の欠如）が記載されていたのであるから，その具体的理由は不明であるものの，審査官が，当該相違点に係る構成について当業者が容易に想到し得るものと判断したこと自体は理解することができたものと推認することができ，そうであるとすれば，この限度で拒絶理由通知を不要とする特段の事情があったものと一応いうことができる。
しかしながら，上記のとおり，本件拒絶理由通知書及び本件拒絶査定には，当業者が，引用発明との相違点に係る本願当初発明又は本願発明の構成を容易に想到し得たとする具体的理由については，それが周知技術を根拠とする点も含めて全く述べられていない上，当該容易想到性の存在が当業者にとって根拠を示すまでもなく自明であるものと認めるに足りる証拠もないから，原告において，本願当初発明又は本願発明と引用発明との間に相違点が存在することを認識し，かつ，審査官が当該相違点の構成について当業者が容易に想到し得るものと判断していることを理解することができたからといって，そのことをもって，原告が，本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。
そして，審査官において，原告は引用発明を熟知しており，本願発明との相違点も理解し得たはずであるとの認識であったとするならば，本願発明の相違点に係る構成の容易想到性こそが最も重要な論点であり，原告においてもその具体的根拠を知りたいと考えるであろうことは明らかであるから，何よりもこの点について審査官の考え方を根拠と共に示して原告の意見を聴取することが重要であったはずであるのに，審査官は，この点に関する具体的見解及びその根拠を何ら示していないことは前示のとおりである。
また，被告は，原告において，審判合議体も，理由４を採用して本願を拒絶すべきものとしていることを十分に理解し，認識していたと主張するが，仮にこのような事実があったとしても拒絶理由通知を不要とするものではないから，主張自体失当というべきである。
ウ さらに，被告は，「審決が認定した相違点は，本件補正により生じ，また，原告が認識し，意見を述べていた相違点と何ら異なるものではない。」と主張するが，上記イにおいて説示したところに照らせば，同様に，そのことをもって，原告が，本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと評価することはできない。
エ その他，原告が，本願当初発明又は本願発明が引用発明を根拠に特許法２９条２項の規定に該当するとの拒絶理由の通知を受けたものと認めるに足りる証拠はない。
(4) 以上によれば，本件拒絶理由通知書において原告に対し通知された拒絶の理由は，理由３のみであり，本件拒絶査定が採用した拒絶の理由も，理由３のみであるというべきであるから，審判合議体は，特許法１５９条２項の規定にいう「査定の理由と異なる拒絶の理由」を発見したにもかかわらず，同法５０条本文に規定する手続を採ることなく，当該「異なる拒絶の理由」を採用して審決をしたものというほかない。したがって，審決には，同条本文の規定に違反する手続違背があることになるから，取消事由１は，理由がある。
２ 結論
よって，その余の取消事由について判断するまでもなく，審決は違法であり，取消しを免れないから，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照してください。
なお、知財高裁により、審決の理由が不十分で不備があると指摘（付言）された事案として、
●3/27の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080327)で取り上げた『平成19(行ケ)10243 審決取消請求事件 商標権「ＡＪ」平成20年03月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080327155703.pdf)や、
●12/28の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20071228)で取り上げた『平成19(行ケ)10209等 審決取消請求事件 意匠権 行政訴訟「包装用容器」平成19年12月26日 知的財産高等裁判所 』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071226160736.pdf）
があります。
追伸；＜気になった記事＞
●『韓国Samsung，ATSC関連特許を侵害として米Polaroid と米Westinghouseを提訴』http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080617/308518/
●『2008/06/17-16:59 韓国サムスン電子が特許侵害で米２社を提訴＝米ＭＰＥＧ ＬＡ〔ＢＷ〕』http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2008061700739
●『Apple、ビジュアルボイスメール特許訴訟でKlausnerと和解』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news064.html
●『アップル、iPhoneビジュアルボイスメール機能の特許侵害訴訟で和解』http://www.yomiuri.co.jp/net/cnet/20080617nt05.htm
●『GPS関連の特許侵害調査、ITCがブロードコムの侵害はなしと仮決定 』http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3734
●『「ICT研究開発・標準化戦略（案）」に対する意見の提出』http://www.jipa.or.jp/content/jyohou_hasin/teigen_iken/doc/080526.pdf
●『米特許庁、テセラ特許の再審査を継続』http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=3736
●『著作補償金、ブルーレイは課金…経産・文科省合意』http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20080617nt0b.htm
●『Blu-rayに補償金の「なぜ」 「ダビング10」「iPod課金」はどうなる』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/17/news117.html
●『“Blu-rayに補償金”のダビング10開始の折衷案は評価せず--著作権団体が共同声明』http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20375478,00.htm
●『自工会、知的財産権のガイドライン策定へ−特許権の乱用対策に重点』http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0420080618001aaaf.html
●『日本の9大学が特許を丸投げ！ 「インテレクチュアル・ベンチャーズ」の正体』http://diamond.jp/feature/patentwars/10001/
