●平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権「被覆硬質部材」
本日は、『平成19(行ケ)10308 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「被覆硬質部材」平成20年06月12日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080612154141.pdf)について取り上げます。
本件は、特許無効審決の取消を求めた審決取消訴訟で、その請求が棄却された事案です。
本件では、明細書の記載の適法性，すなわち明細書に発明が特許法３６条の規定に適合するように開示されているかの明細書のいわゆるサポート要件及び実施可能要件の適合性の有無が主な争点となっており、サポート要件の判断の際、知財高裁大合議事件である『平成17年（行ケ）第10042号 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」平成17年11月11日 知的財産高等裁判所』（http://www.ip.courts.go.jp/documents/pdf/g_panel/10042.pdf）を引用して判断している点で、とても参考になる事案かと思います。
つまり、知財高裁（第１部 裁判長裁判官 塚原朋一、裁判官 本多知成、裁判官 田中孝一）は、
『１ 取消事由１（旧３６条５項１号違反の判断の誤り）について
(1) 本件明細書（平成１４年１０月１７日付けで訂正後のもの。甲１８の２の内容を乙１９によって訂正したもの）には，以下のアないしサの記載がある。。
・・・省略・・・
(2) 上記(1)によれば，審決における認定判断（１６頁１７行〜１７頁９行）のとおり，本件明細書には，?Ｉａ値につき，従来，Ｔｉ，Ｚｒ，Ｈｆの炭化物，窒化物，炭窒化物の皮膜の結晶配向性を制御することにより膜特性を向上させることができ，被覆硬質合金の耐摩耗性，耐欠損性は改善されるが（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜，については皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，本件発明１は，この課題を解決するものであること，?硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させ耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供することを発明の目的とするものであること，?本件明細書の請求項１に記載される構成を採択することにより，皮膜と基体との密着性を向上させた摩耗性に優れ格段に長い寿命の被覆硬質部材が得られたこと，?具体的には ， 本件発明の実施例である膜質（Ｔｉ， Ａｌ） Ｎで被覆され ，皮膜のＩａ値が ， それぞれ２． ３ 〔本発明例７〕 ， ２． ５ 〔本発明例８〕， ３． １ 〔本発明例９〕及び２．７〔本発明例１０〕 である各超硬工具については，皮膜と基体との密着性を向上させ，耐摩耗性に優れ格段に長い寿命のものであること，?そのＩａ値が本件発明１の数値を満たさない比較例である，膜質（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎで被覆され，皮膜のＩａ値が，それぞれ１．２〔従来例１〕，０．９〔従来例２〕 ，１．１ 〔従来例３〕 ，０．８〔比較例４〕 ，１．４〔比較例５〕及び１．０〔比較例６〕である各超硬工具については，皮膜と基体との密着性が十分でなく耐摩耗性に劣ること，が記載されているということができる。
一方，本件明細書においては，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることで，発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが，上記実施例の記載があることを除き，見当たらない。
(３)ところで，旧３６条５項は「第３項４号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定している（なお，平成６年法律第１１６号による改正により，同号は，同一文言のまま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下，｢明細書のサポート要件｣という。）。
特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。
そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。旧３６条５項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。
そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日判決参照）。
以下，上記の観点に立って，本件について検討する。
(4) 本件発明１の課題は，上記(1)及び(2)のとおり（Ｔｉ，Ａｌ）Ｎ膜については，皮膜の結晶配向性について検討されたことはなく，皮膜と基体との密着性に問題があるところ，硬質部材上にＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆させる場合において，皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあると認められ，当該被覆硬質部材の皮膜につきＩａ値を２．３以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるというべきである。
この点，本件発明の場合，これまで知られていなかった被覆硬質部材の皮膜におけるＸ線回折パターンにおけるＩ（２００）とＩ（１１１）面の強度比に着目し，その比率であるＩａ＝Ｉ（２００）／Ｉ（１１１）と皮膜の強度・剥離特性の間に相関があることを見い出したものであり，その結果として，Ｉａ値が２．３以上の皮膜が良い性能を持つとしたものであるが，何ゆえ，そのような値であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，またそれが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらない。
また「Ｉａ値が２．３以上」といえば，その数値が（２００）面と（１１１） ，面の比をいうだけのものであるから，上限なく高い値の比が想定でき，かつ，その比の値に制限があるとする特段の事情も存在しないことから，当該Ｉａ値の数値としては，２．３を大きく超える高い数値をも含み得るものであって，実際にも，原告作成の実験結果報告書（乙１８）によれば，Ｉａ値が１０を超える値の被覆も存在することが示されている。
これに対し，本件明細書では，Ｉａ値について，本件発明の実施例として開示されたＩａ値は，上記(1)オの【表１】における本発明例７ないし１０の２．３から３． １まで，という非常に限られた範囲の４例だけであり，これらの実施例をもって上限の定まらないＩａ値２．３以上の全範囲にわたって，本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとは到底いうことができない。
(5) 以上述べたところに照らせば，本件明細書に接する当業者において，本件発明１に記載される構成を採択することによって皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性，耐欠損性に優れた被覆硬質部材を提供するとの課題を解決できると認識することは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能というべきであり，本件明細書における本件発明１に関する記載が，明細書のサポート要件に適合するということはできない。
そうすると，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様にサポート要件に適合していないと解すべきことになる。
(6) もっとも，原告は，通常，本件発明のような場合，実施例の数としては数例が一般的であり，それらにより発明の目的，課題解決の方向が示されておれば，実施例以外の箇所ではＩａ値の条件を満たされていることで十分当業者が理解できると考えられると主張する。
確かに，数例の実施例によってもサポート要件違反とされない事例も存在するであろうが，そのような事例は，明細書の特許請求の範囲に記載された発明によって課題解決若しくは目的達成等が可能となる因果関係又はメカニズムが，明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合といえる。
ところが，本件発明１の場合，上記のとおり，本件明細書には，何ゆえＩａ値が２．３以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき，因果関係，メカニズムは一切記載されておらず，また，それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないものであるから，原告の上記主張は採用することはできない。
(7) また，原告は ， 本件明細書においてＩａ値の上限の記載がないことにつき，実施例に裏付けられた結果から，より特性の向上する範囲が予測できる場合には，上限の限定をすることなく記載しても何ら不明瞭ではないので，明細書の記載不備には当たらない旨主張する。
・・・省略・・・
しかしながら，本件明細書の記載からその上限は明らかではない。
以上によれば，原告の上記主張は採用することができない。
(8) さらに，原告は，本件明細書には，スクラッチ試験機による臨界荷重値の評価結果より皮膜の密着性が向上していることが記載され，本件発明が異議の決定により特許された訂正明細書には本件発明が実施できる条件が記載されており，当業者であれば， この記載事項に基づいて追試可能なことは明らかである旨主張する。
しかしながら，後記２のとおり，本件発明が当業者において容易に実施できるものであるとはいえないものである上に，実施例の範囲で追試が可能であることと，Ｉａ値について上限の設定されていないことに起因する特許がその請求の範囲すべてで発明の課題等が解決可能かのように記載されていることは，別の問題である。
また，原告主張に係る特許異議の決定（乙２０）における判断が，本件審決及び本件訴訟の判断を何ら拘束するものではないことはいうまでもないところ，同異議申立手続においては，特許法２９条１項３号，２項違反に該当するか否かが主たる争いとなっており，明細書の記載要件が直接的な争いとなっていたものでもないから（乙２０） ，異議の決定において特許が維持されたことをもって上記判断に影響を与えるものとはいえない。
(9) したがって，本件明細書の特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合しておらず，旧３６条５項１号に違反するとした審決の判断の誤り（取消事由１）をいう原告の主張は，理由がないことになる。
２ 取消事由２（旧３６条４項違反の判断の誤り）について
さらに，念のため，原告が旧３６条４項違反の判断の誤りをいう点についても検討する。
(1) 旧３６条４項は「前項第３号の発明の詳細な説明には，その発明の属する，技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度にその発明の目的構成及び効果を記載しなければならないと規定する 。」（なお，現行の特許法においては，３６条４項１号が明細書の発明の詳細な説明の記載につき，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が ，その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」との要件に適合するものでなければならないことを規定しており，旧３６条４項とほぼ同様の内容が規定されている。以下「実施可能要件」ということがある。）。
・・・省略・・・
(4) 以上によれば，本件明細書では，被覆硬質部材の製造条件として，皮膜組成の成分割合等のＩａ値にとって重要であるパラメータにつきその開示を欠くものであって，その記載に係る製造条件のみでは皮膜のＩａ値を決定又は特定することができず，所定のＩａ値を保有する皮膜を製造することができないものといわざるを得ない。
したがって，ＴｉとＴｉ以外の周期律表４ａ，５ａ，６ａ族，Ａｌの中から選ばれる２元系，ないし３元系の炭化物，窒化物，炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材の皮膜につき，そのＩａ値が２． ３以上であると規定する本件発明１については ， 本件明細書に当該Ｉａ値が２．３以上のものを得る上で特有の製造方法が記載されておらず，本件明細書の発明の詳細な説明には，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者 ）が， 容易にその実施をすることができる程度にその発明の構成及び効果が記載されているということができず，旧３６条４項に規定する要件を満たしていないことになる。
また，本件発明１の特許請求の範囲の記載を引用して構成される本件発明２についても，本件発明１と同様に旧３６条４項に規定する要件を満たしていないものと解すべきことになる。
(5) もっとも，原告は，本件発明は「製造方法」の発明ではなく，「物の発明」に係るものであり特有の製造方法は必要ないので，「本件明細書に当該Ｉａ値が，２．３以上のものを得るうえで特有の製造方法が記載されていない」として，本件明細書には当業者が容易にその実施をすることができる程度に記載されていない，とした審決の判断は誤りである旨主張する。
ところで，特許制度は，発明を公開する代償として，一定期間発明者に当該発明の実施について独占的な権利を付与するものであるから，明細書には，当該発明の技術内容を一般に開示する内容を記載しなければならないというべきであって，旧３６条４項や現行特許法３６条４項１号が前記のとおり規定するのは，明細書の発明の詳細な説明に，当業者が容易にその実施をできる程度に発明の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くことになるからである。
そうであるから，物の発明については，その物をどのように作るかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる特段の事情のある場合を除き，発明の詳細な説明にその物の製造方法が具体的に記載されていなければ，実施可能要件を満たすものとはいえないことになる。
したがって，本件発明は「物の発明」であるから「製造方法」の開示は必要がないとの原告の主張の見解は，正当ではないことになる。
(6) また，原告は，本件発明の「物」は，公知の方法で製造可能であって，前記審決で引用した公知例においても本件発明の「物」ができている場合もあり，本件発明は，既にあった物の中から，特定の技術的目的・効果を奏するもののみを選び出しているから，実施可能要件に違反しない旨主張する。
しかしながら，前記(2)のとおり，アークイオンプレーティング技術においては，そのアークイオンプレーティングによる得られる皮膜の特性は（ガス）圧力Ｐ，イオン衝撃電力Ｗ，堆積速度Ｒ，サブストレート（基板）温度Ｔの各プロセスパラメータに依存して変位するものであるところ（乙２１），本件明細書には，パラメータ選定に関する指針などの開示がないことから，当業者が，本件発明の条件に合う硬質被覆膜を得るには，膜の成形に関連する多数のパラメータの最適な値を探るために必要以上の試行錯誤を行わなければならないことになってしまうものであって，本件明細書には，本件発明が当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の構成及び効果が記載されているとする原告の主張は採用できない。
(7) さらに，原告は，本件発明は，発明を特定する技術的条件として特許請求の範囲に「Ｉａ値が２．３以上」を規定しており，この条件を満たしている「物」でさえあればいいのであって，審決が無効とした理由のいずれもそれに該当するものではなく，公知の製造法でもできる「物」の発明である本件特許の無効理由として「特有の製造方法の記載がない」としてされた審決は「物」の発明である本件，特許の技術内容の把握を誤っており，それに基づいてされた判断は違法である旨主張する。
しかしながら，上記(5)のとおり「物」の発明であっても，その「物」が容易に，製造可能なように明細書にその「製造方法」を示す必要があるものであるから，原告の上記主張は採用できない。
３ 以上によれば，本件明細書の記載が，明細書のサポート要件に適合しておらず旧３６条５項１号に違反し，また，実施可能要件に適合しておらず旧３６条４項に違反するとの，審決の誤りをいう原告の主張は理由がないから，原告主張の取消事由はいずれも理由がないことになる。
よって，原告の請求は上記いずれの見地からも棄却されるべきである。 』
と判示されました。
なお、被告は、「取消事由２（旧３６条４項違反の判断の誤り）」にて、
『しかしながら，「物」の発明の場合，その物を作ることができなければその発明を実施することができないことが明らかであり，その物を作ることができるように発明の詳細な説明に記載されていなければ，発明の詳細な説明の記載に実施可能要件違反の記載不備があることも明らかである（知財高裁平成１７年（行ケ）第１０２０５号平成１８年２月１６日判決参照。）』
と反論されていますが、この知財高裁判決も確認しておきたいですね。
詳細は、本判決文を参照してください。
追伸；＜気になった記事＞
●『休眠特許、再生を支援 政府主導で官民共同ファンド設立』http://www.asahi.com/business/update/0615/TKY200806140333.html
●『米マイクロソフト、日本で特許使用権を提供 新たな収益源に』http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080615AT1D130BE14062008.html
●『マイクロソフトの知られざる一面〜新興企業に寛大なライセンス提供』http://www.usfl.com/Daily/News/08/06/0612_004.asp?id=61473
●『法制度導入やB-CAS見直しなど放送の著作権保護を議論−見直しの具体案を求める声も』http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080613/soumu.htm
●『エコーネット規格が国際標準化規格として発行されることが決定！！』http://www.echonet.gr.jp/img/press080609.pdf
