●平成19(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権「空気清浄装置」
本日は、『平成19(行ケ)10074 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「空気清浄装置」平成20年03月26日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080327141436.pdf)について取り上げます。
本件は、拒絶審決の取消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が認容された事案です。
本件では、取消事由１（独立特許要件の有無を判断する対象の誤り）と、取消事由２（拒絶理由通知の懈怠）との双方について理由があると判断されており、また理由の点でも、特許庁にとり、とても厳しい判断が出されているものと思います。
つまり、知財高裁（第４部 裁判長裁判官 田中信義、裁判官 古閑裕二、裁判官 浅井憲）は、
『１ 取消事由１（独立特許要件の有無を判断する対象の誤り）について
(1) 本件補正の内容
平成１８年７月１４日付け手続補正書（甲第２２号証）によれば，本件補正は，請求項１及び２に「前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる電極を備え，この電極に高電圧が印加されることにより，」とあるのを，いずれも「前記マイナスイオン発生器は，前記中心軸線と平行で，前記吹き出し口へ向かって延びる１つの電極のみを備え，この１つの電極に高電圧が印加されることにより，」と変更する（下線の文言を加える）とともに，これに伴って明細書の記載を一部変更するものであるが，請求項３ないし６には，何らの変更も加えないものであることが認められる。
(2) 独立特許要件の有無の判断対象
特許法１７条の２第５項は，「第百二十六条第五項の規定は、前項第二号の場合に準用する。」と規定し，同条４項２号は，「特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）」と規定している。そして，同法１２６条５項は，「・・・を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。」と規定している。
上記規定の文言及び上記規定において特許法１２６条５項を準用する趣旨は，特許請求の範囲の減縮により改めて特許要件の具備を再審査する必要が生ずる点にあるものと解されるところからすると，独立特許要件が要求されるのは，特許法１７条の２第４項２号に定めるいわゆる限定的減縮に相当する補正の場合に限られ，これ以外の補正については，要求されないことは明らかである。
被告は，特許法１７条の２第４項２号において問題とされているのは，「特許請求の範囲」全体について減縮があったか否かであって，その一部にでも減縮があり「特許請求の範囲」が全体でみて減縮されたものであれば，同条５項により，「特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明」について独立特許要件の判断が必要となると主張するが，上記主張は，特許法１２６条５項の文言に反する上，同法１７条の２第５項において同法１２６条５項を準用する趣旨を正解しないものであるから採用することはできない。
したがって，被告の上記主張を採用することはできない。
なお，被告の援用する知的財産高等裁判所平成１７年(行ケ)第１０２６６号事件・平成１８年２月１６日判決は，被告の主張に沿うものであるが，当裁判所は前記理由から見解を異にするものである。
(3) 本件補正においては，前記(1)のとおり，限定的減縮に相当する補正がされた請求項は，請求項１及び２のみであり，請求項４は補正の対象になっていない。したがって，独立特許要件は，補正発明１又は２について判断すべきであり，補正発明４について独立特許要件がないと判断した審決には，独立特許要件の判断を誤った違法があり，本件補正を却下した点は誤りである。
２ 取消事由２（拒絶理由通知の懈怠）について
上記１のとおり，審決には，本件補正を却下した誤りがあるが，本件補正が認められたとしても，補正発明について特許要件の具備の有無について判断する必要があるところ，審決は，補正発明４（内容は補正前発明４と同一）について進歩性がないことを理由にして，審判請求は成り立たないとの結論に至っているから，補正発明４の進歩性の判断に誤りがなければ，審決の結論は維持されることになる。そこで，補正発明４について，まず，取消事由２を検討する。
(1) 平成１８年１月２７日付け拒絶理由通知書（甲第４号証）には，請求項４（補正発明４）について，以下の記載及び引用文献の記載がある。（記載された文献が審決の引用する甲１ないし３刊行物と一致するときは，［ ］内に注記する。）
「・請求項４
・引用文献等１ ［甲２刊行物］
・備考
引用例１［甲２刊行物］には，「ソケットに装着される螺旋型電極１１'を一端に有し，他端に開口部分が設けられるとともに，内部へ空気を取り入れる貫通孔５３’が設けられ，中心軸線を有する「ハウジング１０'，支持部材５３及び蓋部５１」と，この「ハウジング１０'，支持部材５３及び蓋部５１」内に収納され，前記螺旋型電極１１'からの交流を直流に変換する整流器２３と，前記「ハウジング１０'，支持部材５３及び蓋部５１」内に収納され，前記整流器２３からの電圧を調節する「インバータ増幅器２５，トランスフォーマ２６及び高電圧整流器２７」と，前記「ハウジング１０'，支持部材５３及び蓋部５１」内に収納され，前記「インバータ増幅器２５，トランスフォーマ２６及び高電圧整流器２７」に接続された陰イオン発生機３０’と，前記「ハウジング１０'，支持部材５３及び蓋部５１」の他端に設けられ，前記螺旋型電極１１'からの電力によって点灯するランプ１２とからなり，前記陰イオン発生機３０’は，前記中心軸線と平行で，前記開口部分へ向かって延びる放電極５８と，この放電極５８と同心の円形開口部を有し，前記放電極５８と対峙するイオン集塵パネル５２とを備え，この放電極５８及びイオン集塵パネル５２間に高電圧が印加されることにより，前記両電極間で放電が起こって空気流を前記放電極５８側から前記イオン集塵パネル５２側へ流すとともに，前記開口部分から放出する空気浄化装置」が記載されている。（特に，図６乃至８に係る他の実施実施例を参照。）ケースの吹き出し口からマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を放出するオゾン発生器は従来周知の技術である（例えば，引用例４［甲１刊行物］及び５に記載されたオゾン発生装置を参照。）ので，引用例１［甲２刊行物］に記載された空気清浄装置に，上記従来周知の技術を寄せ集めて，この出願の請求項４に係る発明のような構成にすることは，当業者が容易に想到し得たものと認める。」
「引用文献等一覧
１ 特表平９−５０８０６５号公報［甲２刊行物］
２ 登録実用新案第３０４５３９５号公報
３ 米国特許第５８４７５１４号明細書［甲３刊行物］
４ 特開平１０−１５２３０７号公報［甲１刊行物］
５ 特開平１０−２５１０３号公報」
(2) 本件拒絶査定（甲第５号証）における拒絶理由は，「平成１８年１月２７日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶すべきものである。」
とするものである。
上記の記載から，拒絶査定においては，甲２刊行物を主たる引用例とし，甲２刊行物記載の空気清浄装置に，「ケースの吹き出し口からマイナスイオンとオゾンとを含む空気流を放出するオゾン発生器」との「従来周知の技術を寄せ集めて，この出願の請求項４に係る発明のような構成にすることは，当業者が容易に想到し得た」ことを拒絶理由としていたことが明らかである。また，甲１刊行物は，上記「従来周知の技術」を立証するために例示されていたものである。
(3) 他方，審決は，前記第２の３のとおり，補正発明４と甲１発明とを対比した上で，補正発明４は，甲１発明及び甲２発明並びに甲１ないし３刊行物記載の事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないとしており，甲１刊行物を主たる引用例としていることが明らかである。
そして，甲２刊行物は，相違点１についての判断においては，「空気清浄装置を電球型とすること」が周知の技術であることの根拠として例示され，相違点３についての判断においては，甲１発明に適用する「空気浄化装置のケースの他端に照明灯を設けるという技術」を認定するための根拠とされている。
以上のとおり，審決は，拒絶査定において主たる引用例とされていた甲２刊行物ではなく，甲１刊行物を主たる引用例として，補正発明４と対比し，判断したものである。
(4) 一般に，出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なることになり，これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる。
したがって，審決において，拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは，原則として，特許法１５９条２項で準用する５０条本文の定めに従い，拒絶理由を通知して，出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきであり，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，通知を懈怠してされた審決の手続は違法である。
本件においては，審決における主たる引用例（甲１刊行物）は，拒絶査定における主たる引用例（甲２刊行物）と異なる刊行物であり，甲１刊行物については，出願人（原告）に対して拒絶理由通知がされていない。そこで，上記の特段の事情の有無を検討することにする。
(5) 被告は，上記の特段の事情として，(i)甲１発明は，甲２発明とともに，空気の浄化を行う装置である点で補正発明４と同一の技術分野に属し，補正発明４との一致点及び相違点はその記載から容易に判断することができること，(ii)甲１刊行物は原告本人による特許出願に係る刊行物であり，原告はその技術を熟知している上，平成１８年４月１０日付け意見書（甲第１８号証）及び審判請求における請求の理由（甲第２４号証）中で，甲１発明と補正発明４との相違点を指摘していることからみて，周知例としてであっても甲１刊行物が通知されているから，原告は，甲２発明のみならず，甲１刊行物に記載された技術内容についても検討を行い，意見を述べる機会があったと主張する。
ア まず，補正発明４と甲１発明及び甲２発明の属する技術分野が同一であっても，甲１発明と対比するか，甲２発明と対比するかによって一致点及び相違点は異なり得ることは明らかである。
また，主たる引用例は，その性質上，同一又は類似の技術分野のものであることは当然であり，技術分野が同一であることから，直ちに一致点及び相違点の認定が「容易に判断」されるものではない。したがって，被告の主張する(i)の事情は，特段の事情となり得るものではない。
イ 被告は，甲１刊行物が原告本人による特許出願に係る刊行物であることを挙げるが，発明の内容を熟知しているからといって，直ちに審判官の視点に立って甲２刊行物を主たる引用例とした場合の一致点及び相違点の違いまで認識することができるとする根拠はない。
また，被告は，原告が甲第１８及び第２４号証において甲１発明と補正発明４との相違点を指摘していることを挙げる。
しかし，甲第１８及び第２４号証によれば，原告は，いずれの機会においても甲２刊行物との対比判断に対する意見を中心にして検討していることは明らかであり，甲１刊行物についての意見は付随的なものにすぎないものと認められるのであって，主たる引用例記載の発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられた文献記載の発明と補正発明４との相違点を検討することはあり得るから，甲１発明と補正発明４との相違点を指摘しているからといって，甲１刊行物を主たる引用例としたときの相違点の検討と同視することはできない。
したがって，被告の主張する(ii)の事情も，特段の事情といえるほどのものではない。
ウ 以上のとおり，本件において，拒絶理由通知の懈怠があっても，出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情があると認めるに足りる証拠はない。
なお，確かに，被告の引用する東京高等裁判所平成５年(行ケ)第２９号事件・平成８年５月３０日判決は，拒絶理由通知の懈怠があっても，出願人の防御権を奪うものとはいえないときは，審判手続に違法があるとはいえないことを判示している。
しかし，出願人の防御権を奪うものか否かは，個々具体の事案において判断されることであり，上記判決が周知技術として引用した文献を改めて拒絶理由を通知することなく主たる引用例として用いても出願人の防御権を害しないと一般的に判示したものではないことは明らかである。
３ 結論
以上に検討したところによれば，審決取消事由１及び２は理由があるから，その余の点について判断するまでもなく，審決は違法なものとして取り消されるべきである。
よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照してください。
