●平成18(行ケ)10559審決取消請求事件「腹膜透析または連続的な腎臓
本日は、『平成18(行ケ)10559 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための２部分の重炭酸塩ベースの溶液」平成19年08月30日 知的財産高等裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070831094338.pdf）について取上げます。
本件は、拒絶審決の取消を求めた棄却された事案であり、出願人自身がした国際特許（ＰＣＴ）出願の国際公開公報が特許法第３０条１項の刊行物に該当するか否かが争点になり、審決と同様、特許法第３０条１項の刊行物に該当しないと判断さました。
つまり、知財高裁（第４部 田中信義 裁判長）は、
『審決は，本件パンフレットによる公開は，特許法３０条１項の「特許を受ける権利を有する者が・・刊行物に発表し(た)」場合に当たらないから，同規定の適用を受けることができず，本願発明は，本件パンフレットに記載された発明と同一であり，同法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないと判断した。これに対し，原告は，本件パンフレットによる公開は，同法３０条１項の上記場合に当たるから同規定の適用があると主張し，この点が本件訴訟における唯一の争点である。
１ 「刊行物」の解釈の誤りについて
特許法３０条１項は，「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。」と規定し，同法２９条１項３号は，「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」と規定している。したがって，同法３０条１項の「刊行物」は「特許を受ける権利を有する者が・・発表し」たものでなければならないのに対し，同法２９条１項３号の「刊行物」には，このような限定はなく，出願前に日本国内又は外国において頒布されていれば足りると解される。
原告は，特許法３０条が２９条の例外を規定したものであるから，両者に共通して用いられている「刊行物」という文言は同じ意味に解釈されるべきであると主張するが，各条の文言上，上記の違いがあることは明らかであるから，原告の主張を採用することはできない。
もっとも，原告の主張は「刊行物」という文言に限れば，特許法３０条と２９条とで意味が同じであるべきだとの趣旨にも理解されるが，審決は，国際公開パンフレットへの掲載が同項にいう「特許を受ける権利を有する者が・・刊行物に発表し(た)」ことには当たらないことを理由としているのであるから，「刊行物」という文言のみを取り出して論じても意味はない。いずれにしても，国際公開パンフレットと学術文献等が刊行物として同等であることを主張する原告の主張（第３の１(1)〜(4)）は，いずれも審決を取り消すべき根拠になるものではない。
２ 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて
原告は，特許法３０条１項の「刊行物に発表」することが「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」と解されるべきであったとしても，本件パンフレットによる公開は，原告が自ら主体的に刊行物に発表した場合であるから，本件出願に同項の適用があると主張する。
(1) 特許法３０条１項の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表」することの意義について，原告も引用する最高裁平成元年判決は，発明が公開特許公報に掲載されることが特許法３０条１項の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表し(た)」ことに該当するか否かが争われた事案において，「特許を受ける権利を有する者が，特定の発明について特許出願した結果，その発明が公開特許公報に掲載されることは，特許法３０条１項にいう『刊行物に発表』することには該当しないものと解するのが相当である。けだし，同法２９条１項のいわゆる新規性喪失に関する規定の例外規定である同法３０条１項にいう『刊行物に発表』するとは，特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合を指称するものというべきところ，公開特許公報は，特許を受ける権利を有する者が特許出願をしたことにより，特許庁長官が手続の一環として同法６５条の２の規定に基づき出願にかかる発明を掲載して刊行するものであるから，これによって特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないからである。」と判示している。
(2) 最高裁平成元年判決の事案は，我が国又は外国の公開特許公報による公開が特許法３０条１項の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表し」たことに該当するか否かが争われた事案であり，このような事案において，公開特許公報による公開は，特許庁長官が特許法の規定に基づいて刊行するものであって，特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができないと判示されている。
事案と判示事項との関係からみれば，最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」には，公開特許公報による公開のように，特許出願手続の一環として制度的に公開される場合は含まれないと解される。
また，最高裁平成元年判決は，「主体的」であるか否かについて，個々具体的事案における特許を受ける権利を有する者の意思内容によって判断したものではないから，「主体的」であるか否かは，発明の公開について定めた国内法や外国法の規定の解釈によって制度的に判断すべきもので，特許を受ける権利を有する者の具体的意思によって判断するものではないと解される。仮に，特許を受ける権利を有する者の意思を考慮したとしても，後に発明が公開されることを認識し，公開されることを認容して出願をすることは，最高裁平成元年判決にいう「主体的」に該当しないことも，事案と判示事項から明らかである。
本件パンフレットによる公開は，国際公開パンフレットによる国際公開であり，国際出願があった場合において，特許協力条約２１条の規定に基づき，国際事務局が行うものであること，国際出願においても，国際公開によって補償金請求権が発生し得ること，の２点において，公開特許公報による公開と共通する。また，我が国への特許出願ではない点において，外国の公開特許公報による公開と共通する。
(3) 以上によれば，本件パンフレットによる公開が最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」に該当しないことは，最高裁平成元年判決の判示内容から導き出されるものであると認められる。
３ 第三者の不利益についての解釈の誤りについて
原告は，仮に外国特許公報等に掲載されることを新規性喪失の例外事由として認めたとしても，パリ条約による優先権等の主張の利益と重複する過重な保護を与えることにならず，第三者に不測の不利益をもたらすものでもなく，むしろ，公開公報を他の刊行物と公平に取り扱うことの利益の方が大きいと主張する。
(1) 特許法３０条１項の趣旨は，特許要件として新規性が要求されているため，特許出願をすることなく，自ら発明を公開した者は，その後に特許を出願しても，自ら発明を公開したことにより特許を受けられない結果になることがあり得るところ，この結果は，発明者，特に特許法の規定を十分知らない技術研究者にとって酷であり，また，発明を公開した者が公開によって不利益を受けることになっては，産業の発達に寄与するという特許法の目的（同法１条）に悖る結果ともなることから，一定の要件を具備した場合には，発明が既に公開されていることを理由に特許出願を拒絶されることがないようにするというものである。
また，特許法３０条は，２９条１項の例外を定めた規定であり，その解釈適用は，例外を定めた趣旨に合致するように，上記のような発明者を救済するために必要な限度で行われるべきであり，発明者を必要以上に保護したり，社会一般に不測の損害を与える結果を招来したりすることがあってはならないと解される。
(2) 特許法３０条１項の趣旨が上記のようなものであるところからすれば，原告は，本件出願の前に，国際出願を行った（甲第１号証）のであるから，既に特許出願手続に着手したものということができ，この点において，原告は，もはや同項が救済しようとしている技術研究者等に該当しない。
(3) 甲第１号証（本件パンフレット）によれば，原告は，１９９９年９月１０日，米国において特許出願をしていたところ，２０００年７月２７日の国際出願においては，米国における出願を特許協力条約８条に基づく優先権主張の根拠として記載し，我が国も指定国に含まれていたこと，この国際出願は，２００１年３月１５日，本件パンフレットにより公開されたことが認められる。
他方，原告は，平成１３年（２００１年）６月１日，本件出願をするとともに，特許法３０条１項の適用を申し立て，同月４日付けで，本願発明が同項に規定する発明であることを証する書面として本件パンフレットを提出したことは，当事者間に争いがない。
上記の事実経過からすれば，原告は，１９９９年９月１０日から１２か月間，パリ条約による優先権を主張して特許出願（第２国出願）をすることができたし，また，原告は，わが国を指定国に含めて，２０００年７月２７日に国際出願をしていたのであるから，特許法１８４条の４第１項に定める翻訳文を同項所定の期間内に提出するなどしていれば，なお特許協力条約に基づき優先権を主張することができたものである。
さらに，原告は自ら主体的に国際出願をしたのであるから，前記の優先出願（１９９９年９月１０日，米国）から約１８か月後に，本件パンフレットによる公開がされることは，容易に予見することができたはずである（特許協力条約２１条２項(a)）。
しかるに，原告は，以上のいずれの期間内にも出願等の措置をも採ることなく，本件出願に至ったものである。
既に述べたとおり，特許法３０条１項の趣旨は前記(1)のとおりであり，少なくともパリ条約による優先期間を徒過した者や同法１８４条の４に定める手続を怠った者を救済するためのものでないことは明らかである。したがって，本件パンフレットによる公開に同法３０条１項を適用すると，同項が同法２９条１項の例外を定めた本来の趣旨以上に特許を受ける権利を有する者を保護することになるから，このような解釈を採ることはできない。
(4) 以上のとおり，特許法３０条１項の趣旨から検討しても，本件パンフレットによる公開に同規定を適用することはできず，原告の上記主張を採用することはできない。
４ 原告のその余の主張について
(1) 原告は，国際的調和の観点から，特許協力条約に基づく規則4.1(c)(iii)，規則4.17に関する実施細則第２１５号の規定や米国のグレースピリオドの制度における「刊行物」の解釈を挙げるが，これらはいずれも「刊行物」の解釈に関するもので，前記１のとおり，いずれも審決を取り消すべき根拠になるものではない。
(2) 原告は，特許法３０条１項の適用を否定するのであれば，特許公報による公開は「意に反して」公開されたとしか考えられず，当然に同条２項が適用されるべきであると主張する。
しかし，甲第２及び第４号証によれば，原告は，本件出願に当たり，本件パンフレットによる公開について特許法３０条１項の適用を求めていたのであり，本件パンフレットによる公開が「意に反する公知」に該当するとして同条２項の適用を求めていたものでない。それ故，審決も後者の主張については判断していないのであって，原告の上記主張は失当である。
５ 結論
以上に検討したところによれば，審決取消事由には理由がなく，審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。
よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
