●平成13(ワ)14954 特許権民事訴訟「生海苔の異物分離除去装置」(1)

　　本日は、『平成13(ワ)14954　特許権　民事訴訟「生海苔の異物分離除去装置」平成14年04月25日　東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2A1E2F4ACBD313EA49256BF8002017DF.pdf)について紹介します。

　本件は、平成１０年改正後の特許法１０２条１項の損害賠償が認められた事件の一つであり、特許法１０２条１項は特許権を侵害する製品と特許権者の製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定であるとして損害額を計算した三村説の事案です。

　　なお、本日は、争点１（特許法１０２条１項本文の適用の有無）と、争点２（特許法１０２条１項ただし書の事情の有無）とについて紹介します。

　つまり、東京地裁（民事第４６部　三村　量一　裁判長）は、

『１　争点１（特許法１０２条１項本文の適用の有無）について

(1) 特許法１０２条１項の趣旨について

　本件において，原告は，特許法１０２条１項に基づく損害賠償を請求して特許法１０２条１項は，特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において，その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは，その譲渡した物の数量に，特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を，特許権者の実施の能力を超えない限度において，特許権者が受けた損害の額とすることができる旨を規定する。

　特許法１０２条１項は，排他的独占権という特許権の本質に基づき，特許権を侵害する製品（以下「侵害品」ということがある。）と特許権者の製品（以下「権利者製品」ということがある。）が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定というべきである。すなわち，そもそも特許権は，技術を独占的に実施する権利であるから，当該技術を利用した製品は特許権者しか販売できないはずであって，特許発明の実施品は市場において代替性を欠くものとしてとらえられるべきであり，このような考え方に基づき侵害品と権利者製品とは市場において補完関係に立つという擬制の下に，同項は設けられたものである。

　このような立場からは，本項にいう「特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物」とは，侵害された特許権に係る特許発明の実施品であることを要すると解すべきである。なぜなら，特許発明の実施品でないとすれば，そのような製品は侵害品と性能・効用において同一の製品と評価することができず，また，権利者以外の第三者も自由に販売できるものであるから，市場において侵害品と同等の物として補完関係に立つということができず，この規定を適用する前提を欠くからである。

(2) 原告商品について

　　上記の立場を前提にして，原告商品について検討するに，証拠（甲７，１０の１，２，１１，１５）及び弁論の全趣旨によれば，原告は遅くとも平成１０年７月には原告商品の販売を開始したものであるところ，原告商品は回転板の回転によりクリアランスより大きな異物を除去し，また，これに伴うクリアランス部の横滑りの動きによって生海苔の詰まりを防ぐという本件特許発明の作用効果（本件明細書の段落【００２８】「発明の効果」の記載参照）を奏し，本件特許発明の実施品であると認められる。

　　被告は，原告商品が本件特許発明の実施品であることを争い，原告商品の作動状況を撮影したビデオテープ（乙２０）等を証拠として提出するが（ただし，その提出時期は口頭弁論終結後である。），前記認定を妨げるに足りない。

２　争点２（特許法１０２条１項ただし書の事情の有無）について

(1) 特許法１０２条１項ただし書の趣旨について

　　特許法１０２条１項はただし書において，侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情があるときは，当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定しているが，前述のように本項を，排他的独占権という特許権の本質に基づき，侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し，侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには，侵害者の営業努力（具体的には，侵害者の広告等の営業努力，市場開発努力や，独自の販売形態，企業規模，ブランドイメージ等が侵害品の販売促進に寄与したこと，侵害品の販売価格が低廉であったこと，侵害品の性能が優れていたこと，侵害品において当該特許発明の実施部分以外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等）や，市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在したことなどをもって，同項ただし書にいう「販売することができないとする事情」に該当すると解することはできない。

　　すなわち，特許法１０２条１項の適用に当たっては，権利者製品は，特許発明の実施品として特徴付けられているものであり，侵害品は，まさに当該特許発明の実施品である故をもって，市場において権利者の市場機会を奪うものとされているのである。言い換えれば，侵害者の販売する製品（侵害品）は，特許権者の特許権を侵害することによって初めて製品として存在することが可能となったものであり，当該特許発明の実施品であるからこそ，権利者製品と競合するものとして，市場において権利者製品を排除して取引者・需要者により購入されたのである。

　侵害品の販売に侵害者の営業努力等があずかっていたとしても，特許権者としては，仮に侵害品の販売期間と対応する期間内には不可能であるとしても，これに引き続く期間を併せれば侵害品の販売数量に対応する権利者製品を販売できたはずであり，仮に侵害品が他に独自の優れた特徴を有していたとしても，あくまでも特許発明の実施品としての特徴を備えていたからこそ，権利者製品と競合するものとしてこれを排除して取引者・需要者に購入されたというべきであり，侵害者が侵害品を低廉な価格で販売した（あるいは無償で配布した）としても，特許発明の実施品であったからこそ権利者製品を排除して取引者・需要者に入手されたものである。

　しかも，これらの場合には，いずれも，侵害品が取引者・需要者の手に渡った結果として，それと同数の権利者製品の需要が失われているのであるから，仮に，営業努力等により侵害者による侵害行為が急であったり，取引者・需要者において，侵害品を購入する動機として，特許発明の実施品であるという点に加えて，何らかの点（付加的機能や低価格）が存在したとしても，そのような事情は，特許権者の損害額を減額する理由とはならないというべきである。

　また，市場において侵害品以外に権利者製品と競合する代替品が存在していたとしても，侵害者は，そのような競合製品の存在にかかわらず，これとの競争の下で一定の数量の侵害品を販売し得たのであるから，権利者製品も特許発明の実施品という点で侵害品と同一の性能を有する以上，特許権者においても，同一の条件の下で，これと同一の数量の権利者製品の販売が可能であったというべきである。

　このように，上記の各事情は，そもそも市場における侵害品と権利者製品との補完関係の擬制の下で特許法１０２条１項の規定を設けるに当たって捨象されたものであるから，これらの事情をもって「販売することができないとする事情」に該当するということはできないが，市場において侵害品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても，なお，権利者が市場機会を喪失したと評価できないような事情があるときには，そのような事情は，「販売することができないとする事情」に該当するものというべきである。

　すなわち，侵害品がその性質上限定された期間内においてのみ需要され，当該期間内に消費されるものである場合（例えば，侵害品が生鮮食料品であるような場合）には，侵害品の販売により特許権者が喪失した市場機会は，侵害品の販売時期に対応する期間に限定されることになるから，侵害者により抗弁としてこのような事情が主張立証された場合には，特許権者は再抗弁として，侵害品の販売時期に厳密に対応する時期又はこれと直近する時期に，侵害品の販売数量と同数量の権利者製品を販売する能力を実際に有していたことを，主張立証しなければならないこととなる。

　また，侵害者が抗弁として，侵害品が販売された後に法令等により当該特許発明の実施品の販売が規制されたことや新技術の開発により当該特許発明が陳腐化したことを主張立証した場合には，特許権者は再抗弁として，このような規制前又は新技術を実施した代替品の発売前に侵害品と同数量の権利者製品を販売する能力を実際に有していたことを，主張立証しなければならないというべきである。

(2) 本件における検討

　以上を前提に，被告の主張する事情が特許法１０２条１項ただし書にいう「侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売することができないとする事情」に該当するかについて検討するに，前記第２の３(2)【被告の主張】欄記載のエ，オ，カの事情は，要するに，被告商品の性能が優れていたこと，被告の市場開発努力が被告商品の販売促進に寄与したこと，市場に被告商品以外の代替品や競合品が存在していたことをいう趣旨であって，前に説示した内容に照らせば，いずれも同項ただし書にいう「販売することができないとする事情」には該当しない。

　　前同【被告の主張】欄記載のアの事情については，なるほど権利者製品が第三者の特許権等の権利を侵害することが特許法１０２条１項ただし書にいう「販売することができないとする事情」に該当する場合もあり得るということはできるにしても，本件においては，原告商品が甲のＸ，Ｙ，Ｚの各特許権を侵害することを認めるに足りる証拠はない。

　　前同【被告の主張】欄記載のイ，ウの事情は，特許法１０２条１項ただし書の事情には該当しないが，原告の実施能力をいうものと理解することができるので，実施能力に関する主張として項を改めて検討する。

(3) 原告の実施能力について

　　前述のように特許法１０２条１項を，排他的独占権という特許権の本質に基づき，侵害品と権利者製品が市場において補完関係に立つという擬制の下に設けられた規定と解し，侵害品の販売による損害を特許権者の市場機会の喪失ととらえる立場に立つときには，同項にいう「実施の能力」については，これを侵害品の販売時に厳密に対応する時期における具体的な製造能力，販売能力をいうものと解することはできず，特許権者において，金融機関等から融資を受けて設備投資を行うなどして，当該特許権の存続期間内に一定量の製品の製造，販売を行う潜在的能力を備えている場合には，原則として，「実施の能力」を有するものと解するのが相当である（また，侵害者が侵害品を市場に大量に販売したことにより，特許権者が権利者製品の製造販売についての設備投資を差し控えざるを得ない場合があることを考慮すれば，同項にいう「実施の能力」を上記のように解さないと，特許権者の適切な救済に欠ける結果となろう。）。

　　以上を前提に検討するに，証拠（甲７，１１，１５，３７）及び弁論の全趣旨によれば，原告は遅くとも平成１０年７月には原告商品の販売を開始し，この商品についての宣伝広告を業界新聞（海苔タイムス）等において行っていたこと，原告の異物除去機の販売数量は被告に対するＯＥＭ供給分を含めて，平成９年のシーズンには６６台，平成１０年のシーズンには１８３台であったこと，原告は自社工場の他，完成品を取り扱う会社，協力工場を数十社有していることが認められるから，少なくとも原告が原告商品の製造，販売を行うについて上記の意味での潜在的能力を備えていたことは明らかである。

　　よって，この点に関する被告の主張も理由がない。　　』

　と判示されました。

　詳細は、本判決文を参照して下さい。

　追伸１；<新たに出された知財判決>

●『平成18(行ケ)10381 審決取消請求事件特許権行政訴訟「体の動かし方を指導するための装置」平成19年07月12日　知的財産高等裁判所』（棄却判決）
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070712162727.pdf

　追伸２；<気になった記事>

●『米IBMが150以上の特許を公開、ソフトウェアの互換性を促進』
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/07/12/057/
●『米IBMが150以上のWeb技術特許を無償開放、契約も不要に』http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070712/277353/?ST=oss
●『米IBM、Webサービスを中心に150以上の特許を公開』
http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/foreign/2007/07/12/10735.html
●『継続出願及びクレーム制限に関する規則改正案を行政管理予算局が承認
〜今後数週間で制定の可能性があるものの改正内容は依然として未公表〜』
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070710.pdf