●平成17(ネ)10021 特許権 民事訴訟「インクカートリッジ事件」(6)
本日も、一昨日に続き知財高裁第合議事件である『平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟「インクカートリッジ事件」平成18年01月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F833955B41D23F64925710700290024.pdf)について取上げます。
本日は、知財高裁大合議が「３ 国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否」について判断していますので、この点について取り上げます。
つまり、知財高裁大合議は、「３ 国外販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について本件特許権に基づく権利行使をすることの許否」について、
『(1) 物の発明に係る特許権について
ア 特許権に基づく権利行使の許否
我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合，特許権者は，譲受人に対しては，当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き，譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては，譲受人との間でその旨の合意をした上で特許製品にこれを明確に表示したときを除き，当該製品を我が国に輸入し，国内で使用，譲渡等する行為に対して特許権に基づく権利行使をすることはできないというべきである（ＢＢＳ事件最高裁判決）。
本件において，国外で販売された控訴人製品については，譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし，その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは，前記第２の２(4)イのとおりである。したがって，国外で販売された控訴人製品を使用前の状態で輸入し，これを国内で使用，譲渡等する行為は，本件特許権の行使の対象となるものではない。
しかしながら，(ア) 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，(イ) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（第２類型）には，特許権者は，当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。
その理由は，国外での経済取引においても，譲受人が目的物につき自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として，市場における取引行為が行われ，国外での取引行為により特許製品を取得した譲受人ないし転得者が，業として，これを我が国に輸入し，国内において，業として，これを使用し，又はこれを更に他者に譲渡することは，当然に予想されるところであるが，(i) 上記の使用ないし再譲渡等は，特許製品がその作用効果を奏していることを前提とするものであり，年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではなく，また，(ii) 特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合に譲受人ないし転得者が我が国の国内において当該製品を使用ないし再譲渡することまでをも想定しているものではないから，特許権者が留保を付さないまま特許製品を国外で譲渡したとしても，譲受人ないし転得者に対して，上記の(ア)，(イ)の場合にまで，我が国において譲渡人の有する特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと解することはできないからである。
イ 本件についての検討
国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品について判示した（前記１参照）のと同様の理由により，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品についても，当初に充填されたインクが費消されたことをもって，特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型）に該当するということはできないが，丙会社によって構成要件Ｈ及びＫを再充足させる工程により被控訴人製品として製品化されたことで，特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の一部につき加工又は交換がされた場合（第２類型）に該当するということができる。
したがって，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１に係る本件特許権に基づき，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。
(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権について
ア 控訴人は，丙会社が使用済みの国外販売分の控訴人製品を用いて被控訴人製品として製品化する行為は，本件発明１０を実施する行為であるから，当該行為により製品化された被控訴人製品を我が国に輸入し，国内において販売する被控訴人の行為は，本件発明１０に係る本件特許権を侵害すると主張する。
上記(1)において判示したとおり，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品については，控訴人は，本件発明１に係る本件特許権に基づき，輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができるから，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品について控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることができるかどうかを判断することは本来必要でないが，事案にかんがみ，この点についても判断を示すこととする。
イ 物を生産する方法の発明の実施態様のうち，まず，当該方法により生産された物（成果物）の使用，譲渡等（特許法２条３項３号）について，検討する。
物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については，我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において成果物を譲渡した場合，特許権者は，譲受人に対しては，当該成果物について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨の合意をしたときを除き，譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては，譲受人との間でその旨の合意をした上で成果物にこれを明確に表示したときを除き，当該成果物を我が国に輸入し，国内で使用，譲渡等する行為に対して特許権を行使することはできないというべきである。
なぜならば，この場合には，国際取引における商品の自由な流通を尊重すべきことなど，物の発明に係る特許権について判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様に当てはまるからである。本件において，国外で販売された控訴人製品については，譲受人との間で販売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合意はされていないし，その旨が控訴人製品に明示されてもいないことは，前記(1)アのとおりである。
しかしながら，(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型），又は，(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において，当該部材の全部又は一部につき，第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には，特許権者は，当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については，物の発明に係る特許権について判示した理由（前記(1)ア参照）が，同様に当てはまるものである。
そして，本件については，物の発明に係る特許権について前記(1)イに判示したのと同様の理由により，本件発明１０の成果物である控訴人製品が，当初に充填されたインクが費消されたことをもって，製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなる（第１類型）ということはできないが，本件発明１０において構成要件Ｈ'及びＫ'は発明の本質的部分を構成する工程の一部を成すものであり，その効果は本件発明１０の成果物である控訴人製品中の部材（本件発明１の構成要件Ｈ及びＫを充足する部材）に形を換えて存在するというべきところ，丙会社によって前記工程により被控訴人製品として製品化されたことで，当該部材につき加工又は交換がされた場合（第２類型）に該当するから，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１０に係る本件特許権に基づき，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。
ウ 次に，物を生産する方法の発明の実施態様のうち，特許発明に係る方法の使用をする行為（特許法２条３項２号）について判断する。
物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が，物の発明の対象ともされており，かつ，物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものでない場合において，特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品について，物の発明に係る特許権に基づく権利行使が許されないときは，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。
本件発明１０は，本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって，インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に，公知の方法により液体を充填するというものであるから，本件発明１に新たな技術的思想を付加するものではなく，これと別個の技術的思想を含むものではないと解されるが，本件発明１に係る本件特許権に基づく権利行使が許される以上，控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは，許されるというべきである。
一方，特許権者又はその許諾を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を我が国の国内において譲渡した場合においては，譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為，及び，その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用，譲渡等する行為について，特許権者は，特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが（前記２(2)ウ(イ)参照），特許権者又はこれと同視し得る者がこれらの物を国外において譲渡した場合において，これらの物を我が国に輸入し国内でこれらを用いて特許発明に係る方法の使用をする行為，及び，国外でこれらの物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を我が国に輸入して国内で使用，譲渡等する行為について，特許権に基づく権利行使をすることが許されるかどうかは，判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）とは，問題状況を異にする。
すなわち，この場合には，国外での取引行為によりこれらの物を取得した譲受人ないし転得者が，国内でこれらの物を用いて特許発明に係る方法の使用をし，あるいはこれらの物を用いて生産した物を国内で使用，譲渡等することをも，特許権者が黙示的に許諾したと解することができるかどうかは，なお，検討を要する課題というべきである。
しかし，本件においては，前記２(3)イ(ウ)のとおり，控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明１０に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということはできず，前記検討課題の前提を欠くものであるから，その結論のいかんにかかわらず，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１０に係る本件特許権に基づき，国外販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができるというべきである。
４ 結語
以上によれば，控訴人の請求はいずれも理由があるから，これを棄却した原判決を取り消し，控訴人の請求をいずれも認容することとして，主文のとおり判決する。なお，仮執行の宣言は相当ではないので，これを付さないこととする。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
追伸；<気になった記事>
●『Amazon.comとIBM、特許訴訟で和解 - クロスライセンス契約を締結』
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/05/09/023/
●『IBMとAmazon.com、特許侵害訴訟で和解』http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/09/15637.html
●『アマゾンとIBM、特許侵害訴訟で和解』http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20348420,00.htm
●『アマゾン、IBMとの特許訴訟で和解』http://jp.ibtimes.com/article/company/070509/7170.html
●『ルネサス、サムスン電子を特許侵害で提訴・米ＩＴＣに』http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20070509AT1D0901609052007.html
●『米HP社、互換インク・カートリッジの特許侵害でドイツ企業を提訴』http://www.nikkeibp.co.jp/news/manu07q2/533014/
●『特許包囲網に悩む中国TVメーカー、突破口は』http://journal.mycom.co.jp/articles/2007/05/09/008/
●『平成１８年度 特許出願技術動向調査の結果について−Part.3 エネルギー・ライフサイエンス・社会基盤−「燃料電池」「ポストゲノム関連技術」「警報システム」 』http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/puresu_18doukouchyousa3.htm
●『簡単！特許情報を活用しよう ダイエット 』http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200705090002o.nwc
●『知はうごく：日本ブランド（２−１）「黒船作戦」でブランド確立』http://www.sankei.co.jp/keizai/sangyo/070509/sng070509002.htm
●『次々世代型ディスプレー競争の幕開け〜有機ＥＬ編』http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITxw000007052007
