●平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟「インクカートリッジ事件」(5)
本日も、昨日に続き知財高裁大合議事件である『平成17(ネ)10021特許権 民事訴訟「インクカートリッジ事件」平成18年01月31日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F833955B41D23F64925710700290024.pdf)について取上げます。
本日は、知財高裁大合議が「２ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明（本件発明１０）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否」について判断していますので、この点について取り上げます。
特に、ここでは、知財高裁大合議は、物を生産する方法の発明に係る特許権について消尽論が成立するか否かについて、生産された物と、方法の発明とに分けて判示しており、単純方法の発明に係る特許権の消尽論の適用の可否も推測することが可能であるので、とても参考になるのではと思います。
つまり、知財高裁大合議は、「２ 国内販売分の控訴人製品にインクを再充填するなどして製品化された被控訴人製品について物を生産する方法の発明（本件発明１０）に係る本件特許権に基づく権利行使をすることの許否」について、
『(1) はじめに
控訴人は，丙会社が使用済みの国内販売分の控訴人製品を用いて被控訴人製品として製品化する行為は，本件発明１０を実施する行為であるから，当該行為により製品化された被控訴人製品を輸入，販売する被控訴人の行為は，本件発明１０に係る本件特許権を侵害すると主張する。
前記１において判示したとおり，国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品については，控訴人は，本件発明１に係る本件特許権に基づき，輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができるから，国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品について控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることができるかどうかを判断することは本来必要でないが，事案にかんがみ，この点についても判断を示すこととする（なお，被控訴人は，特許権の消尽の主張と併せて，予備的に黙示の許諾の主張をもしているが，控訴人による本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使が許されるかどうかについては，これらを併せた観点から，判断を示す。）。
(2) 物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽
ア 物を生産する方法の発明の実施
特許法においては，物を生産する方法の発明の実施として，その方法の使用（特許法２条３項２号）と，その方法により生産した物（以下，物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物を「成果物」という）の使用，譲渡等（同項３号）が，規定されている。前者は，方法の発明一般について規定された実施態様であるが，後者は，物を生産する方法の発明に特有の実施態様として規定されたものである。
物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽については，上記の各実施態様ごとに分けて検討することが適切である。
イ 成果物の使用，譲渡等について
物を生産する方法の発明に係る方法により生産された物（成果物）については，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内においてこれを譲渡した場合には，当該成果物については特許権はその目的を達したものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく権利行使をすることができないというべきである。なぜならば，この場合には，市場における商品の自由な流通を保障すべきこと，特許権者に二重の利得の機会を与える必要がないことといった，物の発明に係る特許権が消尽する実質的な根拠として判例（ＢＢＳ事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様に当てはまるからである。
そして，(ア) 当該成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第１類型） ，又は(イ) 当該成果物中に特許発明の本質的部分に係る部材が物の構成として存在する場合において，当該部材の全部又は一部につき，第三者により加工又は交換がされたとき（第２類型）には，特許権は消尽せず，特許権者は，当該成果物について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。この点については，物の発明に係る特許権の消尽について前記１(1)に判示したところがそのまま当てはまるものである。
ウ 方法の使用について
特許法２条３項２号の規定する方法の発明の実施行為，すなわち，特許発明に係る方法の使用をする行為については，特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い，その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため，物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら，次の(ア)及び(イ)の場合には，特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。
(ア) 物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が，物の発明の対象ともされている場合であって，物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき，すなわち，実質的な技術内容は同じであって，特許請求の範囲及び明細書の記載において，同一の発明を，単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは，物の発明に係る特許権が消尽するならば，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって，物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり，その材料として，物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において，物の発明に係る特許権が消尽するときには，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。
(イ) また，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合において，譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為，及び，その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用，譲渡等する行為については，特許権者は，特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが相当である。
その理由は，(i) この場合においても，譲受人は，これらの物，すなわち，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として，特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり，転得者も同様であるから，これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば，市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし，(ii) 特許権者は，これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法１０１条参照），将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり，特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである（この場合には，特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく，また，特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが，このような場合を含めて，特許権の「消尽」といい，あるいは「黙示の許諾」というかどうかは，単に表現の問題にすぎない。）。
したがって，物を生産する方法に係る発明においては，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には，譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については，特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず，当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。
(3) 本件についての判断
そこで，本件において，上記のような観点から，国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品について，物を生産する方法の発明である本件発明１０に係る本件特許権の行使が許されるかどうかについて検討する。
ア 本件発明１０について
前記の「前提事実（第２の２参照）と後掲証拠によれば，以下の事実」が認められる。
(ア) 本件発明１０の特許請求の範囲
本件発明１０の特許請求の範囲の記載及びこれを構成要件として分説した内容は，前記の「前提事実（第２の２(3)参照）」に記載したとおりである。
(イ) 本件明細書の記載（甲２）
本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，本件発明１について前述（１(2)イ）したところに加え，本件発明１０に関して，以下の記載がある。
・・・省略・・・
イ 進んで，本件において，本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使が許されるかどうかについて判断する。
(ア) 本件発明１０は，その特許請求の範囲と本件発明１の特許請求の範囲とを比較すれば明らかなとおり，本件発明１の構成要件Ａ〜Ｈを充足する液体収納容器（液体が充填されていない液体収納容器）を用意する工程（本件発明１０の構成要件Ａ'〜Ｃ'，Ｅ'〜I'）と，本件発明１の構成要件Ｋ及びＬを充足するように液体を充填する工程（本件発明１０の構成要件Ｊ'，Ｋ'）とを有することを特徴とする液体収納容器の製造方法の発明である（本件発明１０の構成要件Ｌ'）。また，液体の充填に関しては，充填すべき量について，負圧発生部材収納室に，液体収納容器の姿勢によらずに圧接部の界面全体が液体を保持可能な量を充填すべきものとされている（構成要件Ｋ'）ものの，充填の方法については，特許請求の範囲に何ら具体的な記載はされておらず，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば，公知の方法を利用することができるとされている（前記１(2)イ(カ)，本件明細書段落【０１０５】参照）。
(イ) まず，成果物の使用，譲渡等（前記(2)イ）についてみる。
控訴人製品が，本件発明１０の技術的範囲に属する方法により，控訴人によって製造され，控訴人及び控訴人の許諾を受けた者により販売されたことは，当事者間に争いがなく，被控訴人製品が，丙会社により，上記控訴人製品のインク費消後の本件インクタンク本体にインクを再充填するなどして製品化されたものであることは，前記１(2)オ認定のとおりである。したがって，前記(2)イのとおり，被控訴人が，本件発明１０の成果物としての被控訴人製品を譲渡する行為について，本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使が許されるかどうかについては，物の発明である本件発明１に係る本件特許権が消尽するか否かと同様に検討すべきである。
そうすると，前記１において判示したのと同様の理由により，本件発明１０の成果物である控訴人製品が，当初に充填されたインクが費消されたことをもって，本件発明１０の成果物が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えたものとなる（第１類型）ということはできないが，本件発明１０において，２個の負圧発生部材を収納し，その圧接部の界面の毛管力が各負圧発生部材の毛管力よりも高い負圧発生部材収納室を備えた液体収納容器を用意するという工程（構成要件Ｈ'）及び液体収納容器がどのような姿勢をとっても圧接部の界面全体が液体を保持することが可能な量の液体を充填するという工程（構成要件Ｋ'）は発明の本質的部分を構成する工程の一部を成すものであり，その効果は本件発明１０の成果物である控訴人製品中の部材（本件発明１の構成要件Ｈ及びＫを充足する部材）に形を換えて存在するというべきところ，丙会社によって前記工程により被控訴人製品として製品化されたことで，当該部材につき加工又は交換がされた場合（第２類型）に該当するから，控訴人は，本件発明１０に係る本件特許権に基づく差止請求権等を行使することが許されるというべきである。
(ウ) 次に，方法の使用（前記(2)ウ）についてみる。
丙会社による被控訴人製品の製品化の方法が本件発明１０の技術的範囲に属することは，当事者間に争いがない。また，上記(ア)によれば，本件発明１０は，本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって，インクを充填して使用することを当然の前提とする液体収納容器に，公知の方法により液体を充填するというものであるから，本件発明１に新たな技術的思想を付加するものではなく，これと別個の技術的思想を含むものではないと解される。そうすると，本件発明１に係る本件特許権が消尽するときには，本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使も許されないこととなるが，本件発明１に係る本件特許権が消尽しない以上，同様の理由により，丙会社が本件発明１０の技術的範囲に属する方法により生産した成果物である被控訴人製品について，控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることは許されるというべきである。
また，被控訴人製品は，上記のとおり，丙会社がインク費消後の控訴人製品を用いて，これにインクを再充填するなどして製品化したものである。そうすると，丙会社による本件発明１０に係る方法を使用しての被控訴人製品の製造については，控訴人及び控訴人の許諾を受けた者により販売された本件インクタンク本体が，製造機器ないし原材料等として用いられていると解することも可能であるが，控訴人製品は，前記第２の２(4)のとおり，本件発明１の技術的範囲に属するものとして，インクが充填された状態で販売されているものであって，インクタンク製造のための製造機器ないし原材料等として販売されているものではない。
加えて，前述のとおり，本件発明１０は，本件発明１に係る液体収納容器を生産する方法の発明であって，本件発明１と別個の技術的思想を含むものではないところ，本件発明１０における「前記負圧発生部材収納室に，前記液体収納容器の姿勢によらずに前記圧接部の界面全体が液体を保持可能な量の液体を充填する第２の液体充填工程」（構成要件Ｋ'）との点は，本件発明１０の本質的部分の一つであるから，丙会社がインクの費消された後の控訴人製品（本件インクタンク本体）に上記一定量のインクを充填する行為は，単に控訴人等の販売に係る本件インクタンク本体にインクを再充填する行為というにとどまらず，本件発明１０のうち本質的部分に当たる工程を新たに実施するものである。
これらの点を考慮すれば，本件において，控訴人及び控訴人の許諾を受けた者が本件発明１０に係る方法を使用してのインクタンクの製造のための製造機器ないし原材料等を販売したということはできないから，控訴人が本件発明１０に係る本件特許権に基づく権利行使をすることが許されないということはできない。
ウ 結論
以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，本件発明１０に係る本件特許権に基づき，国内販売分の控訴人製品に由来する被控訴人製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。 』
と判示されました。
上記(2)ウの欄の「ウ 方法の使用について」の方法発明に係る特許権の消尽論は、上記(2)イの欄の「イ 成果物の使用，譲渡等について」の物の発明に係る特許権の消尽論と比べ、なかなか理解するのが難しいですが、何度か繰り返し本判決文を読むと、知財高裁の考え方が理解できました。
なお、上記(2)ウの欄の「ウ 方法の使用について」の(ii)において、「特許権者は，これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法１０１条参照），将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり，特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである」と判示していますが、この「特許権者は，これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法１０１条参照）」における「これらの物」とは、その前後の文書からすると、「専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器，その方法による物の生産に不可欠な原材料等」を指しているものと理解されます。
よって、この知財高裁大合議のこの「インクカートリッジ事件」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3F833955B41D23F64925710700290024.pdf)と、以前紹介した「一太郎事件」(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf)とから、知財高裁における方法特許発明の間接侵害の効力の及ぶ範囲（１０１条４号、５号）が解るのでは、と思います。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
追伸１；<新たに出された知財判決>
●『平成17(ワ)2190 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「ファスナ保持帯及びファスナ打込装置における組合わせ」平成19年04月26日 大阪地方裁判所』http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070507110919.pdf
追伸２；<気になった記事>
●『KSR 事件判決を受け、USPTO 特許副局長は各審査長向けに内部メモを送付』(JETRO)http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070503.pdf
●『Microsoft v. AT&T 事件、連邦最高裁、原審棄却の判決〜 ゴールド・マスター・ディスクの海外でのインストールは、特許法271 条（ｆ）に抵触せず〜』(JETRO)http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070501_2.pdf
●『「米国外で製造のWindows，Microsoftに特許侵害の責任無し」，最高裁が判断』http://www.nikkeibp.co.jp/news/it07q2/532673/
●『ノキア社、ムーアマイクロプロセッサ特許™ ポートフォリオのライセンスを購入』http://home.businesswire.com/portal/site/google/index.jsp?ndmViewId=news_view&newsId=20070503006354&newsLang=ja
●『キヤノンと米ナノ社のSED 特許訴訟 公判審理が終了』
http://www.phileweb.com/news/d-av/200705/07/18348.html
●『SED特許訴訟で公判審理が終了，「Nano社は損害を被ってない」』http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070507/131985/
●『＜模倣商品＞中国製で企業の７割被害 特許庁調査』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070507-00000093-mai-bus_all
●『中国アイゴにMPEG音声技術のライセンス供与＝伊シスベル〔BW〕』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070507-00000062-jij-biz
