●平成18(行ケ)10375 審決取消請求事件 商標権「EVEPAIN」(2)

  今日は、昨日取上げた『平成18(行ケ)10375 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「イブペイン」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228160932.pdf)における原告の主張について取り上げます。


 商標法第53条1項の不正使用取消審判で、本件と同じ状況のケースの事件が発生するかはわかりませんが、本件は原告の主張が知財高裁にて認容されていますので、原告の主張された取消事由も参考になるかと思います。



 つまり、原告は、審決取消事由として、

『審決は,商標法53条1項の解釈適用を誤り(取消事由1),本件使用商標と引用商標の類否,出所混同のおそれの判断を誤り(取消事由2),また,審理を十分に尽くさなかった(取消事由3)結果,本件商標の登録は,商標法53条1項の規定により取り消すことができないとしたものであって,違法として取り消されるべきである。


1 取消事由1(商標法53条1項の解釈適用の誤り)

(1) 審決は,本件通常使用権者が使用した,「EVEPAIN」との欧文字からなる,本件商標の変形使用に係る商標(以下「本件使用商標」という。)と,別紙1に代表される,「イブ」,「EVE」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)が,外観,称呼,観念において類似するかどうかのみを判断の対象とした上,これらが類似していないとして,他人(原告又は原告と経済上何らかの関係を有する者)の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはなく,登録商標の不正使用もないと判断したものであるが,明らかに,商標法53条1項の解釈を誤っている。


 商標法53条1項が規定する不正使用(以下,単に「不正使用」という場合がある。)において,不正使用に係る商標は,登録商標又は登録商標に類似する商標であることは,要件であるが,他人の登録商標に類似するものであることは要件とはされていない。これは,登録商標の変形使用によって他人の業務に係る商品と「混同」が生ずる場合は,外観,称呼,観念等において他人の登録商標に類似するなど,一般的な意味で商標が類似とされる場合のみに限られるものではなく,具体的状況によっては,それ以外の場合にも生じ得るからである。そして,商標法51条1項及び同法53条1項において,登録商標の登録取消しという制裁を課すのは,著名商標の信用に対する不正なただ乗りを阻止する趣旨が含まれているのであって,このような観点から不正使用であるか否かが審理されなければならない。


(2) 本件において,商標法53条1項が規定する不正使用の成立要件を充足していることは,以下のとおりである。


ア「登録商標に類似する商標」の使用について,本件商標は,「イブペイン」という片仮名からなるものであり,本件通常使用権者が,本件使用商標である「EVEPAIN」を使用することは,登録商標に類似する商標の使用に該当する。


イ 使用権者の行為が,他人の業務に係る商品と「混同」を生ずる行為であるかについて,「混同」には,「広義」と「狭義」の両方の混同を含み,混同及び混同のおそれの認定に当たって,比較すべき他人の登録商標の周知著名性やその商品を取り巻く具体的状況を総合判断して決すべきであるとされている(最高裁平成12年7月11日判決・民集54巻6号1848頁)。そして,不正使用の認定において,他人の登録商標が周知著名であることは,不正使用の要件ではないとされているが,「商標審査基準」においても,他人の周知著名な商標を含んでなる商標に関する出所混同のおそれを防止するための基準が設けられ,商標法4条1項15号に係る基準において,「5.他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は,その外観構成がまとまりよく一体に表示されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め,原則として,商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して,取り扱うものとする。」とされ,同項11号についての基準にも同旨が定められている。


 本件において,後記(3)のとおり,原告は,「EVE」,「イブ」との名称の鎮痛・解熱剤(以下「原告商品」という。)を製造販売しており,「EVE」といえば,原告の製造販売する鎮痛・解熱剤であるとして取引者,需要者に広く知られている状況があり,引用商標は周知著名な商標である。そして,別紙1のとおり,原告商品のパッケージ正面において,「EVE」は,その表示面積の半分以上を占めるほど,大きく表示されている点で特徴を有するところ,本件通常使用権者が,「EVEPAIN」,「イブペイン」との名称で販売する鎮痛・解熱剤(以下「被告商品」という。)においても,別紙2のとおり,「EVEPAIN」が,パッケージ正面中央部において,登録商標である本件商標「イブペイン」よりも圧倒的に大きく表示されており,原告の商標表示態様とも共通している。


 そうすると,著名商標をそっくり取り込み,これを商品パッケージ正面に,登録商標である本件商標より圧倒的に大きく表示して,著名商標に係る原告商品と同一の鎮痛・解熱剤に使用して販売する行為は,客観的にみて,他人の業務に係る商品と混同を生じさせる行為として評価される。


 また,このように引用商標が原告商品に使用される著名商標として厳然として市場に存在する事実があるのに,被告及び本件通常使用権者は,これを十分に認識しながら,登録商標である本件商標を変形し,原告の著名商標をそっくり取り入れ,これを本件商標より大きく表示して同一の商品に使用しているのであり,これは,他人の著名商標の信用に乗じ,これとの関連性を需要者にアピールするため以外の何物でもない。不正使用による商標登録取消制度の趣旨には,他人の周知著名商標に不正に乗じようとする不正行為を防止する意味も含まれるから,上記事実が客観的に認められる以上,これをもって商標法上の不正使用の成立要件としては十分である。


ウ 本件においては,通常使用権者による不正使用が問題となっており,不正使用の成立のために「故意・過失」は不要であるが,被告商品は,原告の著名商標が用いられる商品と同じ鎮痛・解熱剤であること,本件商標の登録時期や,本件使用商標が付された商品が薬事法上の医薬品製造承認を受け,製造販売された時期が,原告の「EVE」が既に広く知られた時期であることからも,被告及び本件通常使用権者に故意があることが明らかである。


エ 不正使用の要件のうち,商標権者である被告が,本件通常使用権者の不正使用事実を「知らなかった」か,「相当の注意」をしていたかについて,原告は,本件の審判請求をした直後の平成17年8月31日,被告に対し,内容証明郵便により,不正使用を正すべきことを要求したのに対し,被告は,混同のおそれ及び不正使用の事実を全面的に否定し,原告の引用商標の著名性についても争った。しかし,被告のこの主張は,客観的なものではなく,自己の主観に基づくものにすぎないから,被告は,本件通常使用権者による不正使用事実を「知らなかったもの」でも,商標権者として「相当の注意」をしたものでもなく,被告及び本件通常使用権者の行為は,「故意」による不正使用にほかならない。


 加えて,被告及び本件通常使用権者による原告の著名商標に対する不正使用行為は本件商標に限られない。被告は,指定商品を本件商標とほぼ同じくする「イブスキット」(登録第4865813号)及び「イブオーレ」(登録第3260010号)の各商標の商標権者であり,これらの商標についても本件通常使用権者である三友薬品に使用許諾しているところ,上記のとおり片仮名で商標登録を受けておきながら,実際の使用態様においては,鎮痛・解熱剤のパッケージにおいて,「イブ」の部分を「EVE」と表示している。このように,被告自らが,「EVE」の使用に固執しており,本件通常使用権者の不正使用について「知らなかった」ものでも,「相当な注意」をしていたものでもなく,むしろ,被告が主導して,不正使用がされているともみられる。


(3) 引用商標は著名商標である。

ア 原告が,「イブ」,「EVE」の文字からなる引用商標を登録出願したのは昭和55年8月4日であり,設定登録されたのは昭和58年6月30日である。


 そして,原告が,引用商標を使用して,鎮痛・解熱剤である原告商品の製造販売を開始したのは,昭和60年12月であり,その販売開始直後の昭和61年1月から,週刊誌,テレビ,業界新聞等で大々的に宣伝広告を行い,テレビでは,ほぼ全チャンネルを通じ,全国規模において宣伝広告を行った。その宣伝広告は,ニューヨークのマンハッタンの摩天楼風景をバックにしたものであり,その宣伝態様が非常に特異であったことから,当時の業界で話題となり,現在でも,多くの同業者の記憶に残っている。


 その後,女性が,片手で顔の前に原告商品を掲げる態様の宣伝広告に代わり,現在まで継続して宣伝広告が行われている。


 原告商品の宣伝広告費は,事実上の販売の初年である昭和61年には6億7900万円,平成7年までの10年間には合計30億5200万円に上り,平成10年度から平成15年度までの宣伝広告費も5億円以上である。


イ 原告商品の販売実績は,被告が本件商標を出願する前年である平成5年度は,販売金額が21億8600万円,市場シェアが全国5位の7.1%であり,平成6年度は,販売金額が前年度より16.7%と大幅に上昇して25億5100万円であって,市場シェアも8.3%に上昇した。平成7年度は,販売金額は前年度より8.7%上昇して27億7200万円であり,市場シェアも9.0%に上昇した。その後も,原告商品の売上げは拡大し,平成17年度には,販売金額は62億1700万円,市場シェアは13.4%,全国3位の著名商品となった。


ウ 原告商品は,韓国でも知られるところとなり,昭和61年3月14日付けで,韓国の特許法律事務所から,韓国において,「イブ」,「EVE」について,商標登録出願を勧める旨の案内が日本の事務所にされている。


 また,原告の鎮痛・解熱剤,総合感冒薬について,「イブ」,「EVE」が著名であることから,これらの商標と同一又は類似の称呼を生ずるおそれのある商標を用いて鎮痛・解熱剤,総合感冒薬を販売していた同業者は,原告から通告を受けて,原告の上記商標の周知著名性を認め,商標の変更あるいはパッケージの変更等に応じており,その旨の覚書を交わした者は数社に上っている。


エ 原告の引用商標「イブ」,「EVE」が,周知著名であることは,特許庁の異議決定,審決においても認められている。


 被告は,異議決定,審決において商標の周知著名性が認定された時期が,平成12年及び平成15年である旨主張するが,特に,著名性の取得時期を特定する必要がある場合を除いて,審決等においては,既に確立されている周知著名性を異議,審判の審理において確認するだけであり,審決等の時点において始めて周知著名性が取得されたというものではない。

 
 
オ被告は, 社団法人日本国際知的財産保護協会発行「FAMOUST RADEMARKS IN JAPAN/日本有名商標集」(以下「日本有名商標集」という。)に,原告の「イブ」,「EVE」が掲載されていないことをもって,引用商標の著名性がない旨主張するが,「日本有名商標集」は,掲載申込みに応募した商標を掲載するものにすぎず,何が周知著名商標であるかは,我が国の市場における実績によって決まるものである。


カ 被告は,原告が,本件商標に対し,商標登録無効審判を請求しなかったことを指摘するが,本件において問題となるのは,登録商標でもない本件使用商標「EVEPAIN」を大々的に表示し,原告の著名商標・著名商品にあやかろうとする,現に存在する不正行為である。


(4) 被告は,本件商標「イブペイン」及び本件使用商標「EVEPAIN」が周知性を獲得している旨主張するが,失当である。


ア 被告は,平成7年1月27日付けで「イブペイン」について医薬品製造承認を受けたと主張するが,この「承認」は,「医薬品」としての製造承認にすぎないから,これをもって,被告が,「イブペイン」を使用することが合理的理由に基づくことの根拠となるものではないし,被告が申請した名称は「イブペイン」であって,「EVEPAIN」ではなく,上記承認は,引用商標の「不正使用」の問題とは何ら関係がない。


 被告は,平成7年9月から,「イブペイン」,「EVEPAIN」との名称で被告商品を販売している旨主張するが,本件商標の「イブペイン」が商標登録されたのは平成9年2月24日であり,被告主張によれば,被告は,「イブペイン」の商標登録を受ける1年半も前から,「イブペイン」,「EVEPAIN」の名称を用いて販売を開始したことになり,不自然である。


 また,被告及び本件通常使用権者のインターネットにおける記事においては,被告商品の販売について,平成14年9月に,「一般用医薬品『イブペイン』新発売」と記載している。被告は,インターネットの広告において,「EVEPAIN」を大きく表示したパッケージを掲載して販売していたが,本件訴訟の提起後,該当するページを削除した模様である。


イ 財団法人日本医薬情報センター編集,株式会社じほう(旧社名・株式会社薬業時報社)発行「一般薬/日本医薬品集」(以下「一般薬/日本医薬品集」という。)は,市場で販売されている医薬品を掲載するものであるところ,被告商品は,その1994−95(平成6年−7年)版及び1996−97(平成8年−9年)版には,掲載されず,1998−99(平成10年−11年)版及び2000−01(平成12年−13年)版には,掲載されたが,2002−03(平成14年−15年)版には,再び掲載されていない。


 そうすると,被告商品の販売開始時期も,販売の継続性も極めて疑わしいといわざるを得ない。被告商品は,現在でも大きな薬局や,表通りに面した普通の薬局でみかけることはなく,被告が,どのような販売経路,販売形態をとってきたのかはよくつかめないが,原告商品の著名性にあやかりつつ,最近はインターネットを通じたりして,「見えつ,隠れつ」の状態で販売をしてきたものである。


ウ 被告は,被告商品である「イブペインEvepain」及び原告商品の「イブA錠Eve−A」,「イブEve」が,「一般薬/日本医薬品集」に掲載されていることをもって,需要者が両商品を混同していない旨主張するが,同掲載は,単に,市場にある商品について,問題を抱えている商品であるか否かは別として,紹介する目的で編集されるものであって,ここに掲載されていることと,混同が生ずるか否かは,全く無関係である。




2 取消事由2(本件使用商標と引用商標の類否,出所混同のおそれの判断の誤り)
(1) 審決は,引用商標「EVE」,「イブ」が「鎮痛・解熱剤」について著名商標として存在していることを認めつつも,本件通常使用権者が同一商品について使用した本件使用商標「EVEPAIN」は,引用商標に類似するものではなく,商品の出所について混同を生ずるおそれはないと判断したが,誤りである。


(2) 審決は,「EVEPAIN」は,「不可分一体に構成され・・・『EVE』と『PAIN』とが軽重の差がなく結合し,分離不能なほどに,一体的な強い結合状態をなしている」(審決謄本15頁下から第2段落)とするが,不可分一体とされる必然性がある場合は,「Evening」のように,結合することにより,一つのまとまった独立の観念が生ずるような場合であり,「EVE」と「PAIN」とが,不可分一体とされるべき必然性は存在しない。

 かえって,「EVE」が,原告商品の鎮痛・解熱剤,総合感冒薬に使用されている著名商標であるところからすると,「EVEPAIN」が表示された商品に接した需要者のほとんどは,「鎮痛・解熱剤」か「風邪薬」を想起するものと思われる。


 そして,英語の「painkiller」は,「鎮痛剤」を意味し,我が国でも,「ペイン」の語は,医療分野において,苦痛や痛みを取り除くためのクリニック,すなわち,「ペインクリニック」を指すものとして知られ,「日本ペインクリニック学会」を始めとし,様々な病院や医療分野の書物でも使用されているから,「PAIN」の語が「鎮痛・解熱剤」等に関して使用されるときは,一般人に対しても,商品の特性,効能等を直感させる用語として認識される。このような場合において,より強い識別力を発揮する部分は,「EVE」にある。「ペインクリニック」との用語は,自由国民社発行の「現代用語の基礎知識」においては昭和44年から,集英社発行の「imidas」においては昭和62年から,朝日新聞社発行の「知恵蔵」においては平成2年から掲載されていて,少なくとも,20年以上前から広く使用されてきた。


 また,一般的に考えても,日本語をローマ字で表記する場合には,発音に従って定められたローマ字を当てはめていくのが基本であって,その場合,カタカナの「イブ」は,「IBU」と表記するのが普通であり,「EVE」と表記することはない。


(3) 審決の認定判断は,商標法における不正使用取消審判制度の本来の存在趣旨を危うくするばかりか,著名商標に対する安易なただ乗りに加担するものである。これは,日本国内ばかりか,近時,諸外国において,日本企業の著名商標が現地語に全部又は一部が翻訳されて使用されている行為を不当行為として主張する根拠を自ら放棄するものというべきであって,その内外に与える危険は計り知れない。


 本件は,著名商標のただ乗りと評すべき典型的な事案であって,審決のように,ごく一般的な手法である外観,観念,称呼において非類似との一応の判断に至りさえすれば,出所混同もなく,不正使用も成立しないとすることが是認されるとすれば,著名商標の保護はおろか,商標法51条1項び同法53条1項において不正使用に基づく商標登録取消制度を設けた商標法の趣旨が没却されるし,商標法において商標権者,使用権者に課された基本的義務である登録商標の適正使用義務そのものが根本的に覆ることになる。


3 取消事由3(審理不尽の違法)
(1) 商標法53条1項に規定する不正使用といえるかは,登録商標の変更使用に係る商標が他人の商標と外観,称呼,観念において類似しているか否かだけでなく,その使用が,同項で規定する不正使用の成立要件を充足するか否かを総合的に審理,判断しなければならない。本件においては,登録商標に類似する本件使用商標の使用が,具体的状況に照らし,引用商標や原告商品との関係で,出所混同を生ずるおそれがあるかどうか,本件商標の商標権者である被告が本件使用商標の使用につき相当の注意をしていたかどうか等について審理を尽くす必要があった。ここでいう具体的状況とは,比較すべき他人の商標,商品の周知著名度,使用される商品が同一か否か,需要者が同一か否かといったような取引の実情である。


 ところが,審決は,当事者の主張とは別個に,一般的な商標類否判断の際に用いる基準である外観,称呼,観念において,本件使用商標と引用商標とが,類似するといえるかどうかのみを審理したが,この点は,審判における不正使用成立の要件とは関係がなく,上記のような総合的な審理を全くしていないから,審理不尽の違法がある。


(2) 審決は,本件使用商標における「EVEPAIN」の文字について,登録商標である本件商標の「当該『イブペイン』の文字よりやや大きく・・・使用している」(審決謄本15頁第1段落)とするが,実際の使用態様は,「EVEPAIN」の文字が,登録商標である「イブペイン」よりも圧倒的に大きく表示され,パッケージ上の表示面積が占める割合も,少なくとも4倍以上であり,これを「やや大きく」と認定することは全く事実をわい曲するものである。また,審決は,「製品パッケージ正面等に併記して使用」(同頁3行目,同21行目も同旨)とするが,「併記」というからには略同格の表示であるべきであるが,本件においては,変形使用に係る本件使用商標を圧倒的に大きく表示する一方,登録商標の方は,むしろ「付記的」ともいえる程度に表示されているのであって,上記の程度にまで圧倒的に大きさが異なる表示を「併記」というのは当たらない。これらの事実について,「以下については,当事者間に争いがない。」(審決謄本14頁下から8行目)と一括摘示するのは誤りである。


 また,「商標審査基準」においては,他人の著名商標を含む商標は,「その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものも含め,原則として,その他人の登録商標と類似するものとする」,「原則として,商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して,取り扱うものとする」とされているのに,審決は,それと異なる特別の事情等を述べることなく,この原則を無視した認定判断をしている。 』


と主張され、請求が認容されました。


 
追伸;<新たに出された知財判決>

●『平成18(ネ)10090 損害賠償請求控訴事件(著作権民事訴訟中小企業診断士試験用教材の複製」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 )(棄却判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301114607.pdf
●『平成18(行ケ)10514 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「家ダニ駆除沸湯容器」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301104646.pdf
●『平成18(行ケ)10263 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「高齢者疑似体験用キット」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301103819.pdf
●『平成18(行ケ)10202 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「光ディスク,再生装置および再生方法」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301101750.pdf
●『平成18(行ケ)10083 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「均質なポリマー物質」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301100218.pdf
●『平成17(行ケ)10810 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「パチンコ遊技機用電動役物装置」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301094514.pdf
●『平成17(行ケ)10779 特許取消決定取消請求事件 特許権行政訴訟「印刷システム」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301093114.pdf
●『平成16(ワ)27086 損害賠償等請求事件 著作権民事訴訟「学力テストの複製」
平成19年02月28日 東京地方裁判所 』(認容判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301102155.pdf
●『平成18(行ケ)10386 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「透磁性および放射線遮蔽性構造体」平成19年02月27日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301115555.pdf
●『平成18(行ケ)10350 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「弾性化された脚カフを有する使い捨ておむつ」平成19年02月27日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301115347.pdf
●『平成18(行ケ)10290 審決取消請求事件 特許権行政訴訟「混練脱泡方法及び混練脱泡装置」平成19年02月27日 知的財産高等裁判所 』(棄却判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070301105304.pdf


追伸2;<気になった記事>

●『QUALCOMMNokiaの特許訴訟、一時中断へ』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070301-00000035-zdn_n-sci
●『WSJ-ITC判事、クアルコムノキアの特許紛争審理を延期』http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070301-00000013-dwj-biz
●『クアルコムvsノキアの特許訴訟、一時中止に』http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20344334,00.htm
●『QUALCOMMNokiaの特許訴訟、一時中断へ』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/01/news014.html
●『SED特許訴訟、キヤノンの敗因は「遅さ」にあり』http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/01/news030.html
●『米ITC、ルネサステクノロジとサムソン電子のDRAM特許侵害訴訟で調査開始(米国国際貿易委員会)』http://www.ipnext.jp/news/index.php?id=929
●『海賊版対策の強化に向け、著作権法における「親告罪」の見直しを
政府の知的創造サイクル専門調査会が提言案』http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/02/28/14923.html
●『小売り業の役務商標(下)実績あれば継続使用を容認』http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200702280003o.nwc
●『地デジ日本規格、南米で売り込み・東芝総務省使節団』
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=AS1D27030%2027022007
●『TV局公認!ロケフリYouTube的な番組共有サービスの衝撃』
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITel000027022007
●『パイオニア、家庭内のどこでも音楽を楽しめるPLCスピーカー』
http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?n=MMITea001028022007