●平成18(行ケ)10375 審決取消請求事件 商標権「ＥＶＥＰＡＩＮ」
今日は、『平成18(行ケ)10375 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「イブペイン」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228160932.pdf）について取り上げます。
本件は、商標法第５３条１項の規定に基づき請求した商標登録取消審判の棄却審決の取消しを求めた訴訟で、原告の請求が認容された案件です。
本件は、通常使用権者による商品「解熱・鎮痛剤」についての本件商標「イブペイン」に類似する「ＥＶＥＰＡＩＮ」の使用が，商標法５３条１項により原告の著名商標「イブ」，「ＥＶＥ」に係る商品と混同を生じ不正使用と判断された点で、参考になるものと思います。
つまり、知財高裁は（第１部 篠原勝美裁判長裁判官）は、
『１ 商標法５３条１項は，商標権者からその商標権について通常使用権の許諾を受けた通常使用権者が，指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは，何人も，当該商標登録を取り消すことについて審判の請求をすることができるとして，使用権者の不正使用による商標登録取消審判の制度を定めている。
原告（請求人）は，本件商標について商標権者である被告から通常使用権の許諾を受けた本件通常使用権者が，指定商品についての登録商標に類似する商標である本件使用商標の使用であって原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとして，上記規定に基づき，本件商標の商標登録を取り消すことについて本件審判の請求をしたこれに対し，審決は，「本件通常使用権者の使用する『ＥＶＥＰＡＩＮ』（注，本件使用商標）は，その使用によっても，請求人（注，原告）又は請求人と経済上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく，商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというを相当とする。」（審決謄本１６頁第４段落）と判断し，原告は，取消事由１ないし３において，審決の判断の誤りを主張するので，これらを一括して検討する。
２ 本件通常使用権者による本件使用商標の使用について
(１) 本件商標は，「イブペイン」の片仮名文字を横書きしてなり，指定商品を第５類「薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，耳帯，眼帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液」として，平成６年４月２６日に商標登録出願がされ，平成９年２月２４日に設定登録がされたものであり，被告がその商標権者である。
被告は，平成６年４月１４日，販売名を「イブペイン」とし，効能又は効果を「頭痛・歯痛・生理痛・咽喉痛・関節痛・筋肉痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・打撲痛・耳痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛，悪寒・発熱時の解熱」とする一般用医薬品の医薬品製造承認申請を行い，その後，同製造承認を得た（乙１）。そして，被告は，「イブペインＥｖｅｐａiｎ」との名称の鎮痛・解熱剤（被告商品）を製造販売し，平成１４年以降，被告商品は，本件商標の通常使用権者である三友薬品（製造元），ラクール薬品販売（販売元）により，製造販売されている（甲５９，６０，６３，６４，乙１）。
(2) 本件通常使用権者は，鎮痛・解熱剤である被告商品の製品パッケージ正面等に，別紙２のとおり，「ＥＶＥＰＡＩＮ」との欧文字からなる本件使用商標を付して，本件使用商標を使用している（甲２の１，甲３２の１）。
本件使用商標は，「ＥＶＥＰＡＩＮ」という欧文字からなり，「イブペイン」との称呼を生じ，「イブペイン」との片仮名からなる本件商標と類似する商標であると認められる。
３ 引用商標の周知著名性について
(１) 原告（請求人）が本件審判の基礎として引用するのは，(i）「イブ」の片仮名文字と「ＥＶＥ」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり，指定商品を第１類「化学品，薬剤，医療補助品」として，昭和５５年８月４日に登録出願，昭和５８年６月３０日に設定登録がされ，その後，平成５年８月３０日及び平成１５年２月１２日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ，指定商品の書換登録がされた結果，「第５類薬剤」を含むものとなった商標登録第１５９８６４０号商標，(ii）「イブ」の片仮名文字からなり，指定商品を第５類「薬剤，歯科用材料，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプセル，眼帯，耳帯，生理帯，生理用タンポン，生理用ナプキン，生理用パンティ，脱脂綿，ばんそうこう，包帯，包帯液」とする商標登録第３０６５０２２号商標（平成４年１２月４日商標登録出願），(iii）「ＥＶＥ」の欧文字からなり，指定商品を上記「イブ」と同一のものとする商標登録第３０６５０２３号商標（同日商標登録出願）等９件の登録商標であり，原告がその商標権者である（甲３ないし１１）。そのうち，本件使用商標と対比される引用商標は，別紙１に代表される，「イブ」，「ＥＶＥ」の文字からなる上記(i）ないし(iii）の各商標である。
(２) 原告は，鎮痛・解熱剤である原告商品の製品パッケージ正面等に，別紙１のとおり，「ＥＶＥ」の欧文字を大きく太字で横書し，その右横上段に「イブ」との小さな片仮名文字を配した引用商標（「イブ」の直下に「痛み・熱３６錠」と付記されている。）及びそれに類似する標章を付して，昭和６０年１２月から販売を開始し，昭和６１年１月，新聞，テレビ，業界紙において，原告商品の宣伝広告を行い，その後も，原告商品を継続的に製造販売するとともに，毎年度，テレビ等で宣伝広告を行った。原告商品の上記宣伝広告には，ニューヨークのビル街をバックに，引用商標が付された原告商品の製品パッケージをかざしたり，女性が顔の前に，引用商標が付された原告商品の製品パーケージをかざすというものなどもあり，これらにおいては，製品パーケージに付された引用商標が強く印象付けられるものである（甲４５ないし５３，６８ないし７３）。
昭和６１年度から平成１５年度までの原告商品に係る原告の宣伝広告費は，対応する各年度において，６億７９００万円，４億１４００万円，２億９７００万円，１億４９００万円，１億３５００万円，１億９５００万円，８６００万円，３億３０００万円，４億２４００万円，３億４３００万円，２億９８００万円，１億０７００万円，１億円，７３００万円，１億２５００万円，１億０１００万円，５５００万円，５４００万円であり，昭和６１年度から平成１５年度までの宣伝広告費は，合計３５億６０００万円である（甲１５，４５ないし５３，５６，６８ないし７３，枝番を付したものは各枝番を含む。以下同じ）。
また，鎮痛・解熱剤の分野において，原告商品の市場シェアは，平成５年度，平成６年度，平成７年度において，それぞれ，７．１％，８．３％，９．０％で，いずれの年度も全国５位であり，平成１３年度，平成１４年度において，それぞれ１２．１％，１１．５％で，いずれの年度も全国４位であり，平成１５年度，平成１６年度，平成１７年度において，それぞれ，１２．７％，１３．０％，１３．４％で，いずれの年度も，「バファリン」，「ナロン」に次いで，全国３位である。平成１７年度において，鎮痛・解熱剤全体の販売金額は，総額４６２億９６７０万円であり，そのうち，原告商品の販売金額は，６２億１７４０万円である（甲１３，５５）。
上記のような宣伝広告活動の規模やその態様，原告商品の市場シェアの比率や販売金額の大きさ，原告商品における引用商標の表示の態様等を総合すれば，引用商標は，原告の製造，販売に係る鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして，遅くとも，市場シェアについて証拠上全国５位であることが認められる平成５年ころまでに，すなわち，本件商標の商標登録出願前には，取引者，需要者に広く認識され，周知著名な商標になり，その後も，周知著名性を維持しているものと認められる。
４ 本件使用商標と引用商標の類否，出所混同のおそれについて
(１) 本件使用商標は，「ＥＶＥＰＡＩＮ」の欧文字からなるものであるところ，被告商品における使用態様は，別紙２のとおり，「ＥＶＥＰＡＩＮ」を製品パッケージ正面の上段に白抜きのややデザイン化した欧文字により大きく横書きしているものである。
「ＥＶＥＰＡＩＮ」は，その下に付された片仮名文字からも，「イブペイン」との称呼を生ずるものであるが，それ自体，直ちに一体として特定の観念を生ずるものではない。
他方，「ＰＡＩＮ」ないし「ｐａiｎ」は，「痛み」等を意味する比較的平易な英単語であり，「ペイン」についても，「痛み。苦しみ。」（大辞林第三版）と説明され，「ペインクリニック」は，「神経痛・癌末期の痛みなど，治りにくい痛みの軽減を目的とする診療部門。」（大辞林第三版），「末梢神経・神経叢・神経節などに局所麻酔薬あるいは神経破壊薬を注射して，各種の痛みをとることを専門とする診療部門。」（広辞苑第五版）であって，古くは，自由国民社発行の１９６９年（昭和４４年）版「現代用語の基礎知識」に「ペインクリニック」の語が掲載され，その他，集英社発行の１９８７年（昭和６２年）版「iｍiｄａｓ」，朝日新聞社発行の１９９０年（平成２年）版「知恵蔵」に「ペインクリニック」の語が掲載されている（甲３９ないし４１）。そうすると，「ＥＶＥＰＡＩＮ」のうち，「ペイン」の称呼を生じる「ＰＡＩＮ」の部分は，これに接した取引者，需要者に，「痛み」の観念を生じさせるものと認められ，特に，原告商品の製品パッケージ正面には，前記３(２)のとおり，「痛み・熱３６錠」と付記されているところ，別紙２のとおり，被告商品の製品パッケージ正面にも「痛み・熱に」と記載されているように，被告商品は，鎮痛・解熱剤であって，「痛み」に関連する商品であり，被告商品においては，「痛み」は，商標が付された商品自体の特性に係るものであるから，このことからも，より一層，「ＥＶＥＰＡＩＮ」のうち，「ＰＡＩＮ」の部分は，「痛み」との観念が生じ得るものということができる。
このことに，「ＥＶＥ」の欧文字と「イブ」の片仮名文字からなる引用商標が，前記３(２)のとおり，鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして，周知著名な商標になっていたこと，被告商品も鎮痛・解熱剤であること，被告商品は，別紙２のとおり，製品パーケージにおいて，引用商標と同様，欧文字を大きく表示するという使用態様であること，「ＥＶＥＰＡＩＮ」は欧文字の７文字で構成され，それを「ＥＶＥ」」と「ＰＡＩＮ」とに分離することが取引上不自然なほど，不可分に結合しているとまで断定することはできず，審決の「不可分一体に構成され・・・『ＥＶＥ』と『ＰＡＩＮ』とが軽重の差がなく結合し，分離不能なほどに，一体的な強い結合状態をなしている」（審決謄本１５頁下から第２段落）との判断はにわかに首肯し難いことを併せ考慮すると，被告商品に付せられた本件使用商標である「ＥＶＥＰＡＩＮ」に接した取引者，需要者は，それらを「ＥＶＥ」と「ＰＡＩＮ」とからなるものと理解し，「ＥＶＥ」の部分においては，周知著名な引用商標を想起するとともに，「ＰＡＩＮ」の部分は，「痛み」との観念を生じ，その商品の特性に係る部分であり，周知著名な引用商標に係る原告商品の関連商品の特性を示す部分として認識され，それ自体としては自他識別力を欠くものと認めるのが相当である。
そうすると，本件使用商標は，原告の製造，販売する鎮痛・解熱剤を表示するものとして周知著名である引用商標をその主要な構成部分に含む商標として，当該構成部分が他の部分から分離して認識され得るものであり，引用商標と観念において類似し，外観，称呼の一応の相違をしのぐものと認められる。
そして，本件使用商標を鎮痛・解熱剤である被告商品に使用したときは，本件使用商標と原告の引用商標とが類似することから，これに接した取引者，需要者に対し，その商品が原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように，その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(２) 被告は，本件商標「イブペイン」及び「ＥＶＥＰＡＩＮ」との欧文字からなる本件使用商標は，平成７年から使用を継続し，現在では，鎮痛・解熱剤について，被告や本件通常使用権者の商標であると広く知られているものであり，引用商標と混同することはない旨主張する。
確かに，被告は，販売名「イブペイン」として，頭痛等の鎮痛・解熱を効能又は効果とする一般医薬品につき，平成６年４月１４日に医薬品製造承認申請を行い，その後，その製造承認申請を得たこと，被告が，製造販売元として，「イブペインＥｖｅｐａiｎ」との名称の鎮痛・解熱剤（被告商品）を発売したこと，「一般薬／日本医薬品集」の１９９８−９９（平成１０年−１１年）版及び２０００−０１（平成１２年−１３年）版には，被告の商品として，「イブペインＥｖｅｐａiｎ」が掲載され，２００７−０８（平成１９−２０年）版にも，「三友薬品−ラクール薬品」販売の製品として「イブペインＥｖｅｐａiｎ」が掲載されていることが認められる
（甲５９，６０，６３，乙１）。
しかし，被告が「イブペイン」との名称で上記医薬品製造承認申請を行い，同申請が承認されたことは，本件商標及び本件使用商標が広く知られていることを裏付けるものではない。また，「一般薬／日本医薬品集」に掲載の事実は，そこに掲載された名称の薬品が市場で販売されている医薬品として存在することを超えて，直ちに，そこに記載された商品名が商標として広く知られていることを裏付けるものではないし，そこに記載された各商品についての取引者，需要者における出所の混同のおそれの有無に直接関係するものでもない。
そして，「一般薬／日本医薬品集」の１９９４−９５（平成６年−７年）版），１９９６−９７（平成８年−９年）版，２００２−０３（平成１４年−１５年）版及び２００４−０５（平成１６年−１７年）版には，被告商品は掲載されておらず，また，株式会社インテージ発行「店頭向医薬品市場の販売動向ＳＤＩ アニュアルレポート」の１９９５（平成７年）版，２００３（平成１５年）版及び２００５（平成１７年）版には，鎮痛・解熱剤について，主要な商品の販売金額，シェアが記載されるとともに，「主要メーカー手持商品一覧」において，その２００５版には，２７社７８種の薬品が掲載されるなど，多数のメーカーの多数の商品が掲載されているが，いずれの版においても，被告商品は掲載されていないこと（甲１３，５５，５７，５８，６１，６２）に照らせば，被告主張のように，本件商標及び本件使用商標が，現在では，鎮痛・解熱剤について，被告や本件通常使用権者の商標であると広く知られているものであるとの事実は，これを認めるに足りず，被告の主張は，前提を欠くものである。
(３) また，被告は，「ＥＶＥＰＡＩＮ」は，一体不可分に表示されており，これから「イブペイン」の称呼が自然に生じ，観念は，需要者には造語として認識され，「イブ」，「ＥＶＥ」とは，称呼においても観念においても類似しない旨主張する。
しかし，「ＥＶＥＰＡＩＮ」は，それ自体，直ちに一体として特定の観念を生じさせるものではなく，それを分離することが取引上不自然なほど，不可分に結合しているとは認められないことは，前記(１)のとおりであって，被告商品と同じ鎮痛・解熱剤において，引用商標が周知著名であること，被告商品の性質，「ＰＡＩＮ」の部分から生じ得る観念等に照らし，「ＥＶＥＰＡＩＮ」に接した取引者，需要者は，それらを「ＥＶＥ」と「ＰＡＩＮ」とからなるものと理解し，「ＥＶＥ」の部分においては，著名な引用商標を想起するとともに，「ＰＡＩＮ」の部分は，その商品の特性に係る部分として認識され，自他識別力を欠くものであるから，被告の主張は，採用することができない。
被告は，原告が，本件商標の登録につき無効審判を請求しなかったのは，原告自身，引用商標が著名とまではなっていないこと及び原告商品と誤認混同を生ずるおそれがないことを自認していたからにほかならないと主張するが，本件使用商標と引用商標の類否や出所混同のおそれの判断は，被告主張の事由によって左右されるものではないから，主張自体失当である。
その他，被告は，引用商標の著名性や著名性を獲得した時期，本件使用商標が出所につき誤認を生じさせることの有無についても争うが，前記３及び４(１)の説示に照らし，いずれも採用することができない。1
５ 以上によれば，本件通常使用権者による，本件商標に類似する本件使用商標の使用は，原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように，その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきであるから，これと異なる審決の判断は誤りというべきである。
そして，本件商標の商標権者である被告は，商標法５３条１項ただし書所定の事由，すなわち，本件通常使用権者の上記不正使用の事実を知らず，かつ，相当の注意をしていたことについては，何ら主張・立証しないのであるから，上記判断の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。原告の取消事由１ないし３の主張は，以上の趣旨をいうものとして理由があり，審決は取消しを免れない。
よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決する。』
と判示されました。
詳細は、判決文（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228160932.pdf）を参照して下さい。
追伸；<新たに出された知財判決>
●『平成18(ネ)10067 損害賠償請求控訴事件 特許権 民事訴訟 「壁面用目地装置」 平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228161442.pdf
●『平成18(行ケ)10297 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 「テトラフルオロエチレン−パーフルオロビニルエーテル共重合体から成形されたフィルム乃至シート」 平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228161247.pdf
●『平成18(行ケ)10375 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟「イブペイン」平成19年02月28日 知的財産高等裁判所』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228160932.pdf
●『平成18(行ケ)10203 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟 「認証方法および装置」平成19年02月27日 知的財産高等裁判所』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070228111221.pdf
●『平成17(ワ)15552 特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟「サイクリック自動通信による電子配線システム」平成19年02月16日 東京地方裁判所』http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070226173926.pdf
追伸；<気になった記事>
●『【わかる中国知財法】特許権侵害の損害賠償の算定（２）』http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2007&d=0228&f=column_0228_005.shtml
●『米クアルコムと米ブロードコム、互いに特許訴訟の一部取下げ合意 』http://news.braina.com/2007/0228/judge_20070228_001____.html
●『SED特許問題で米Nano社代理人が声明，新たな訴訟も浮上か』http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070228/128245/
●『次世代検索技術を開発する「情報大航海プロジェクト」，公募が始まる』http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070228/128284/
