●『平成3年3月8日 リパーゼ最高裁判決事件』
先週末、友人の弁理士と、知財高裁の大合議により審理される東芝とハイニックスとの係争事件について色々話をしているうちに、特許法７０条２項や、平成３年のリパーゼ最高裁判決の話が出てきて、侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定の際、明細書の記載を原則として参酌するのか、それとも例外として参酌するのか、討論になりました。
平成３年のリパーゼ最高裁判決は、あくまで特許要件の審査をする際の特許出願に係る発明の要旨認定の際の判示事項であるのに対し、特許後等の侵害訴訟に於いて特許発明の技術的範囲を認定する際は、特許法７０条２項により明細書の記載を原則として参酌して判断するのが原則である、ということを説明しました。
そこで、復習もかねて、今日は、平成３年リパーゼ最高裁事件の『昭和62(行ツ)3 審決取消 特許権 行政訴訟 平成3年03月08日 最高裁判所第二小法廷』（』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121136269707.pdf）について判決文を掲載します。
つまり、平成３年リパーゼ最高裁事件の内容は、
『 主 文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理 由
上告代理人菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一郎、同船岡嘉彦の上告理由一について
一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(１)ないし(１０)の記載がある、というのである。
二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、これを取り消した。
１ 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(４)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス（リゾプス・アリツスと同義）からのリパーゼ（以下「Ｒａリパーゼ」という。）によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Ｒａリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(４)記載の測定方法の改良を目的とするものであるから、Ｒａリパーゼを使用することを前提とするものということができる。
２ 本願明細書の(４)の記載によれば、本願発明の発明者は、Ｒａリパーゼ以外のリパーゼはＲａリパーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリドの測定には不適当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に不適当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載したものと解することはできない。
３ 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Ｒａリパーゼを指すものということができる。
４ そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(４)記載の測定方法の改良として技術的に裏付けられているのは、Ｒａリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、Ｒａリパーゼを使用したものだけが示されている。
５ そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定はないが、Ｒａリパーゼを意味するものと解するのが相当である。
三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかに是認することができない。その理由は、次のとおりである。
特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。
このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。
これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがＲａリパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(４)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Ｒａリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もＲａリパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、Ｒａリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがＲａリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がＲａリパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをＲａリパーゼと限定して解することはできないというべきである。
四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはＲａリパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はＲａリパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。
よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。』
（上記判決文より抜粋。）
というものです。
上記判決文にも太字で、『特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。・・・』と記載されているように、あくまで、このリパーゼ最高裁判決は、『特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、』というように、特許になる前の特許要件を審査する際の特許出願に係る発明の要旨を認定する際の判示事項であり、特許になった後の侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定の際の判示事項ではないものです。
特許法第７０条１項は、あくまで「特許発明の技術的範囲は、・・・」と規定されており、特許発明は、第２条２項で定義されています。
追伸１；<今日、新たに出された判決>
●『平成18(ワ)17405 商号使用差止等請求事件 不正競争 杏林ファルマ株式会社 平成19年01月26日 東京地裁』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070126170354.pdf
●『平成18(行ケ)10093 審決取消請求事件 スポット溶接ロボット用制御装置 平成19年01月29日 知財高裁』
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070129135717.pdf
追伸２；<気になったニュース>
●『シスコ、iPhoneを巡りカナダで商標訴訟の可能性』
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20341705,00.htm
●『ヤマト運輸社員ら２６人逮捕 偽ブランド品を大量販売』
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007012901000474.html
●『ユーチューブ、ビデオの著作権者に収入を分配するシステム導入を計画』
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20341762,00.htm
●『放送前の人気ドラマをアップ…で、YouTubeに召喚状』
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/29/003.html
●『JASRAC、YouTube内の著作権侵害対策を語る』
http://www.nikkeibp.co.jp/news/flash/523864.html
●『携帯電話向け違法音楽配信は半数以上が利用−年間ダウンロード数は約2億8,700万曲と推定』
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070129/riaj.htm
