●『平成17(ワ)14399 職務発明対価請求事件 特許権 東京地裁』
今日は、昨日（9/11）に出された『平成17(ワ)14399 職務発明対価請求事件 特許権 民事訴訟 平成18年09月08日 東京地方裁判所 』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060911134416.pdf）についてコメントします。
本件は、職務発明の対価を求めた事件で、東京地裁は、２つの争点、すなわち外国の特許を受ける権利に基づく特許法３５条３項の規定による職務発明による対価請求権の有無（争点１）と、原告が共同発明者となり得るか否か（争点２）について判断して、原告の請求を棄却しました。
上記２つの争点については、これまでの見解と同じと思いますが、復習または参考になりますので、取り上げました。
つまり、東京地裁は、１ 争点１（特許法３５条３項の適用の有無）について、
『原告は，主位的に，特許法３５条３項に基づいて，米国特許である本件特許を受ける権利（共有持分）を被告に承継したことによる対価の支払を請求しているところ，被告は，外国の特許を受ける権利を使用者に承継したことによる対価請求権について特許法３５条３項は適用されない旨主張するので，この点について検討する。
まず，本件特許は，米国特許であることから，外国の特許を受ける権利の承継に基づく対価請求である点で渉外的要素を有するものであり，その準拠法を決定する必要がある。
特許を受ける権利の承継については，当該権利の承継についての効力発生要件や対抗要件等の法律関係と，承継に関する合意の成立，効力，対価請求の有無等の法律関係とは，必ずしもその法的性質を同じくするものとは解されないから，一応両者を区別してその準拠法を検討すべきものといえる。そして，権利自体の承継の効力発生要件や対抗要件等の法律関係については，対象である特許権と密接に関連する問題であるから，その特許を受ける権利についても，各国の特許法令の規律を受けるものと考えられる。これに対し，承継に関する合意の成立，効力，対価請求の有無等の法律関係については，合意（契約）の準拠法に従うこととなり，法例７条によって決定される準拠法の規律を受けるものと解するのが相当である。
原告及び被告は，本件弁論準備手続期日において，本件特許を受ける権利についての対価請求に関する準拠法が，日本法であることを争わない旨を述べており，また，本件特許を受ける権利の承継の原因である被告規程において「外国における工業所有権を受ける権利および工業所有権」についての規定が置かれている（乙１０，４条）ことからすれば，双方，権利の承継に基づく対価請求権について日本法を準拠法とする意思を有していたと推認できるものであるから，いずれにしても，日本法が準拠法となるというべきである。
そこで，準拠法として選択された日本の特許法により，外国特許である本件特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権について，同法３５条３項が適用されるか否かを検討する（なお，仮に，特許法３５条３項が，使用者等による支払額を補完するものとして片面的に適用されるという強行法規的な性格を有すること，あるいは，使用者等と従業者等との間の雇用関係を規律する労働法規的な性格を有することなどを理由として，我が国における職務発明の対価請求について，抵触法的処理による準拠法決定を経ずに直接的に適用されるとの見解に与するとしても，同様の結論となる。）。
まず，特許法には，外国の特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権に関する規定がないだけでなく，外国の特許発明や外国の特許権に関する規定も全く存しない。また，特許法３５条と同様に，「特許を受ける権利」について，その移転や担保権の設定，承継等を定める同法３３条及び３４条が，日本の特許を受ける権利のみを対象とすることは明らかである。
さらに，特許法３５条１項は，職務発明についての特許を受ける権利の承継の有無を問わず，使用者等が，当該特許権について無償の法定通常実施権を有する旨を定めるところ，特許権についての属地主義の原則，すなわち，各国の特許権は，その成立，移転，効力等につき当該国の法律によって定められ，特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められるとの原則（最高裁平成７年(オ)第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁参照）によれば，特許権に対して無償の法定通常実施権のような権利を設定することは，日本の特許権についてのみなし得ることであると解さざるを得ないから，同条１項にいう「特許を受ける権利」及び「特許権」とは，外国の特許を受ける権利及び外国の特許権を含まず，日本の特許を受ける権利及び日本の特許権のみを意味するものと解される。そうすると，外国の特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権についても同条３項が適用されるとすれば，同条３項にいう「特許を受ける権利」及び「特許権」には，外国の特許を受ける権利ないし外国の特許権も含まれることになり，同一の条文内で，「特許を受ける権利」あるいは「特許権」について，異なる解釈をするという不整合な事態を生ずることとなる。
そもそも，特許法３５条は，職務発明について特許を受ける権利が当該発明をした従業者等に原始的に帰属し，これについての通常実施権が使用者等に帰属することを前提に（同条１項），当該職務発明について，特許を受ける権利及び特許権の承継等とその対価の支払に関して，使用者等と従業者等のそれぞれの利益を保護するとともに，両者間の利害を調整することを図った規定である（最高裁平成１３年(受)第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。すなわち，同条は，その１項において，使用者等には，特許を受ける権利の承継の有無を問わず法定の通常実施権が認められることを規定するものであり，そのことを前提として，当該特許を受ける権利等の承継等の対価の算定に当たっても，同条４項において考慮される使用者等が受けるべき利益は，通常実施できる限度を超えた独占の利益であると解するのが一般である。したがって，この前提を欠く外国の特許を受ける権利について，同条３項の規律対象となるとする見解は，同条に関する上記の理解を踏まえると，法解釈上，相当でないといわざるを得ない。
以上のことからすると，外国の特許を受ける権利の承継に基づく対価請求権について，特許法３５条３項の適用はないと解され，同項に基づく対価請求権は認められない。
原告は，予備的に，被告の定めた被告規程１１条１項に基づく実績補償金の請求をするところ，このような債権的合意の成立及び効力についての準拠法は，契約の準拠法に従うものと解され，法例７条によって決定される準拠法の規律を受けると解される。そして，上記のとおり，被告規程において「外国における工業所有権を受ける権利および工業所有権」についての規定が置かれている（乙１０，４条）ことからすれば，双方，権利の承継に基づく補償金請求権について日本法を準拠法とする意思を有していたと推認できるものであり，日本法が準拠法となるというべきである。そして，本件特許を受ける権利の承継について，被告規程が適用されることは当事者間に争いがないので，以下，原告に，同規程に基づく同補償金請求が認められるか否かについて検討する。』
と判断しました。
次に、東京地裁は、争点２（原告は，本件発明の共同発明者であるか。）について、
『（３）検討
以上の認定事実をもとに検討すると，原告は，本件発明の共同発明者であるとは認められない。以下詳述する。
ア 共同発明者の意義
本件請求は，上記１において検討したとおり，被告規程１１条１項に基づく実績補償金請求として理解されるところ，同項の対象とされているのは，「工業所有権として登録された発明等」，すなわち，本件発明である。したがって，被告規程１１条１項に基づく実績補償金請求権を有する共同発明者といえるか否かは，本件発明の共同発者といえるか否かを検討することとなる。
発明とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい（特許法２条１項），特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（同法７０条１項）。したがって，発明者とは，当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に加担したものをいうと解され，当該創作行為について，補助，助言，資金の提供，命令を下すなどの行為をしたのみでは，創作行為に加担したということはできない。
これを本件発明についてみると，本件発明は，物質発明及び当該物質の特定の性質を専ら利用する物の発明（用途発明。請求項２５ないし２８）であるところ，物質発明の本質は，有用な物質の創製，すなわち，新しい物質が創製されることと，その物質が有用であることにあるということができる。また，本件の用途発明（請求項２５ないし２８）は，既に存在する物質の特定の性質を発見し，それを利用するという意味での用途発明ではなく，物質発明に係る物質についてその用途を示す，いわば物質発明に基づく用途発明であり，その本質は，物質発明の場合と同様に考えることができる。
そうすると，物質発明及び物質発明に基づく用途発明における共同発明者，すなわち，当該特許請求の範囲に基づいて定められた技術的思想の創作行為に現実に加担した者とは，新しい物質の創製，あるいは，有用性の発見に貢献した者であると解される。そして，物質発明は，本来，物の発明であって，そこで求められる有用性は，発明の要件ではあるが，特許請求の範囲に含まれず，また，その物質が化学構造に付随して必然的に備えている性質であることからすれば，ここで，有用性の発見に貢献するとは，未だ明らかになっていない有用性を見いだしたり，目標とする有用性（作用）の設定を行うなどの貢献をしていることを必要とするものと解される。
イ 物質の創製（合成）への貢献
そこで，まず，原告が，新しい物質の創製，すなわち，合成に貢献したといえるか否かについて検討する。
(ア) 直接的な貢献の有無
本件研究において，物質の合成そのものを担当していたのは，乙や丙らの合成系研究者であり，原告は，生物系研究者として，物質の生物活性測定及びその分析等に従事していたのであるから，直接的な意味での合成に貢献したとはいえない。
(イ) 合成の方向性の示唆の有無
この点，原告は，生物系研究者として重大な構造上の方向性示唆を行い，また，構造と活性について考察を加えながら一連の生物活性測定を行っていたのであり，本件発明において，必須の重要な役割を担っていた，すなわち，合成についての貢献があった旨主張する。
たしかに，原告が指摘するように，生物系研究者が作成した生物部門月報には，・・・等の記載がされており，原告を含む生物系研究者が生物活性測定を行い，それに伴ってされた分析と考察とが示されているといえる。
しかし，これらの記載は，測定結果から直接的に読み取ることができる見解を示したものにすぎず，これを超えて，他の生物学的知見・実験データなどを踏まえた検討を積極的に行って，一定の構造上の方向性を示すまでのものであるとは認められない。原告が指摘するように，優良な生物活性測定がなされなければ，目標とする化合物にはたどり着けないのであり，その意味で，優良な測定は合成の方向を誤らせない役割を担うものということができるが，それだけでは，合成の結果を正しく検証するにとどまるのであって，それを超えて，生物学的知見に基づく一定の有意な選択肢を提示するなどの関与があることにより，合成の方向性を示唆すると評価できるものと考えられる。上記の記載から，このような示唆を読み取ることはできず，そうであれば，これらの記載から，原告が合成に貢献したものということはできない。
また，他に，構造上の方向性についての原告による示唆を示す証拠はなく，原告にこの点の貢献があるとは認められない。
なお，原告は，テトラゾール基導入後の化合物構造変換には，アミド体をスクリーニングする過程で得られた構造と生物活性の相関情報が必須情報として利用されたことを指摘するが，これについても，上記の検討と同様，構造上の方向性を示唆するとまで認めることはできない。
(ウ) 測定方法の工夫
また，原告は，甲１０出願に示された丁による実験方法の問題点を認識して，血小板凝集阻害作用に係る測定方法を工夫したのであり，これにより，本件発明が実現した旨主張する。具体的な工夫としては，・・・を可能としたことを主張する。
たしかに，新規な，あるいは，独自の測定方法を研究開発し，それを用いてスクリーニングを行ったのであれば，それをもって，合成への間接的な貢献があったと評価できる場合があると考えられる。
しかしながら，上記２（１）ウ(イ)記載のとおり，原告は，血小板凝集阻害作用についての測定方法として，・・・を用いて行ったのであり，この方法自体は，凝集惹起物質を添加して，試験化合物含有試料と対照試料の透過度を測定し対比する，公知のものである。そして，原告が指摘する上記の各工夫のうち，・・・は，試験化合物に起因する以外の因子による影響を少なくすることに関して当業者が通常行う程度の工夫である。・・・についても，多くの試料を短時間に効率よく測定するための効率性，迅速性の改良に係る工夫であるということができる。そうすると，いずれの工夫も，透過度を測定し対比するという，上記測定方法における基本的枠組を変更するものではないから，これらをもって，測定方法を独自に考案したと評価することはできない。
他の作用についての測定方法も，公知の方法又はそれに準ずる方法がとられている（甲１の１，１７欄，１９欄，２０欄，甲２６，１０，１２頁）。
そうすると，測定方法の観点からの，原告による合成への貢献を認めることもできない。
ウ 有用性の発見への貢献
本件発明の有用性は，本件研究において目標として設定された，血小板凝集阻害作用，血管拡張作用，心拍上昇抑制作用であると認められるところ，そのいずれについても，原告がその設定に関与したことを認めるに足りる証拠はなく，この点の貢献を認めることはできない。
原告は，カルテオロールに血小板凝集阻害作用があることを発見し，それが発端となって本件研究が開始されたのであるから，原告が，目標を血小板凝集阻害作用と設定したと評価できる旨主張する。
しかし，上記２（1）イ(イ)，(2)記載のとおり，カルテオロールに血小板凝
集阻害作用（抗血小板作用）があることは，甲１０出願の明細書に開示されているのであり，その実験結果に誤りがあるとしても，上記明細書の開示をもって，カルテオロールに血小板凝集阻害作用があることが発見されたと評価することができ，上記開示は甲１０出願の出願時に発明者として示された丁によってなされたと認められるのであって，原告の前記主張を採用することはできない。
また，血管拡張作用，心拍上昇抑制作用については，原告がその目標設定に関与したことをうかがわせる証拠がないだけでなく，かえって，上記２で認定した事実によれば，・・・いることの解明を契機として，本件研究において血管拡張作用が目標に加えられたと考えられるのであるし，心拍上昇抑制作用については，その後間もなくして合成されたシロスタミドの副作用として検出されていたことから，この副作用の発現を回避すべく設定されたものとうかがえるところである。
さらに，原告は，脳血流増加作用，血小板凝集阻害作用及び心拍数増加指標という３要件の関係を明解に表した「代表的化合物のスクリーニング結果」の図を編み出して，これらの目標を達成する化合物の選択という困難な課題の解決に貢献した旨主張するところ，原告が，上記の３要件の関係を表した図を作成したことがあるとしても，同図の作成が，これらの作用を目標として設定することに実質的に関与したことを示すものであるとは認めることができない。
したがって，有用性の発見に対する原告の貢献も，認めることはできない。
エ その他原告の主張
(ア ) 他の特許における発明者の範囲との整合性
原告は，被告が有している甲１２特許（特許第２９６４０２９号）については，同特許に係る発明と本件発明の過程はほとんど同じであるにもかかわらず，甲１２特許では原告も共同発明者とされているのであり，この場合の取扱いとの整合性からも，原告は本件発明の共同発明者と考えられるべきである旨主張する。
甲１２特許は，本件特許と同様，カルボスチリル誘導体に関するものであるが，本件発明の誘導体群とは構造が異なっており（甲１２），甲１２特許の明細書においては，本件特許にはない「血管内膜肥厚抑制作用」が掲げられている（甲１２，【００２６】【００２７】）。
これらの点に係る貢献があれば，それによって，共同発明者となり得ることは，上記において検討しているとおりである。
そうすると，発明に至る経緯に共通する部分があったとしても，それだけで，本件発明において，甲１２特許と同様に共同発明者とされるべきであるということはできず，他に，原告が，甲１２特許において共同発明者とされたことから本件特許においても共同発明者とされるべき旨の合理的根拠についての主張立証はないから，原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) 乙及び丙の認識
原告は，本件発明の共同発明者とされている乙及び丙が，原告の貢献の大きさを認め，原告が共同発明者である旨認識しており，このことからも，原告が共同発明者としての貢献を行ったものである旨主張する。
この点，本件発明の過程において，原告を含む生物系研究者が生物活性測定やその分析等において一定の役割を果たしていたことは上記のとおりであり，乙及び丙がこれらを評価していたことはうかがわれるが，原告（を含む生物系研究者）のこうした関与が，本件発明の共同発明者と認めるに足りるものではないことは既に述べたとおりであり，その他，原告が，上記アで述べた共同発明者と評価できるだけの貢献をしたと認めることもできない。
したがって，乙及び丙の認識という主観的事情に基づいて，原告の共同発明者性を認めることは相当ではない。
(ウ ) 原告が被告社内あるいは外部において表彰等を受けていること
原告は，平成元年に，被告において，「第２５期社長賞」を受賞していること，及び，平成１２年に，財団法人日本薬学会の「平成１２年度技術賞」を受賞していることも，原告が共同発明者であることを示すものである旨主張する。
しかし，被告における「第２５期社長賞」は，「血小板凝集抑制作用の生化学的な解明につとめ抗血小板薬プレタールの特性を発見」したことが受賞内容となっている（甲１５）ところ，血小板凝集抑制作用の生化学的な解明やプレタールの特性の発見は，本件発明における新規物質の合成や有用性の発見ということとは異なるものである。すなわち，本件発明により合成された新規物質の血小板凝集抑制作用の生化学的解明と，同物質の中から実際の薬剤として選択ｓされたシロスタゾールを有効成分とするプレタールの特性を解明することは，物質の発明そのものではなく，本件発明によって合成された物質のうちのシロスタゾールに関する研究成果を示すものである。したがって，このことから，上記において検討した本件発明への貢献が直ちに導き出されるものではない。
また，平成１２年度技術賞についても，「抗血小板剤シロスタゾールの研究開発」が受賞内容となっており（甲１６），上記社長賞と同様，本件発明とはその内容を異にするシロスタゾールの研究開発をも含むものであるから，上記社長賞と同様，この受賞内容をもって，原告が本件発明の共同発明者であるとの結論を導くことはできない。
(エ )原告によるシロスタゾールを含む化合物群の物質特許に関する学術論文等の著作
原告は，シロスタゾールを含む化合物群の物質特許に関する学術論文等を著作しており，このことにより，原告が共同発明者であることが裏付けられる旨主張するが，上記(ウ)記載の受賞の場合と同様に，本件発明とその内容を異にするシロスタゾールを含む化合物群に関する学術論文の著作をもって，上記において検討した，本件発明の共同発明者性を認めることはできないから，原告の同主張を採用することはできない。
３ まとめ
上記２において検討したとおり，本件発明について原告が共同発明者であると認めることはできないので，争点３について論ずるまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないことになる。
第４ 結論
以上の次第で，原告の主位的請求，予備的請求のいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，主文のとおり判決する。』 （以上、本判決文より抜粋。）
と判断しました。
今年の４月から特許法第３５条の職務発明の規定が変わり、それを受けて各会社でも職務発明についての報償規定が変更されたと思われますが、共同発明であるか否かについては、特許出願をする際に、本件のように客観的かつ実体的に発明の完成に対する関与に基づいて確認しなければいけない、と思いました。
