●平成18(行ケ)10136 審決取消請求事件 意匠権 「ピアノ補助ペダル」
昨日に続いて、『平成18(行ケ)10136 審決取消請求事件 意匠権「ピアノ補助ペダル」平成18年08月24日 知的財産高等裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060824150911.pdf）についてコメントします。
知財高裁は、分割が補正の一種であることから、
『なお，意匠法においては，要旨の変更となる補正は許されないことが明確に規定され（１７条の２第１項，９条の２），意匠登録を受けようとする意匠として願書に添付した図面で示された意匠について，その要旨を変更する補正が許されないところ，分割出願には，出願日遡及効が認められている（１０条の２第２項）のであるから，原出願について補正のできる範囲内で行うことができるのでなければ，本来許されない補正が，分割出願の方法を用いることによって実質的に可能になるという，不当な結果を招く。そして，願書に添付した図面中の参考図等において，意匠登録を受けようとする意匠以外の意匠が示されることはあり得るのであるが，当該意匠は，意匠登録を受けようとする意匠と要旨を異にする意匠であり，そのような意匠を意匠登録を受けようとする意匠とする補正が許されないことは明らかであって，補正が許されないことが法規上，明確な意匠について，分割の方法により，実質的に補正を行うことが不当であることは，上記のとおりである。
さらに，原告は，意匠法１０条の２第１項の「二以上の意匠」にいう「意匠」に，「意匠登録を受けようとする意匠」という限定が付されていないことから，同項の「意匠」は，同法２条１項で定義される「意匠」であり，「意匠登録を受けようとする意匠」と限定して解釈するのは相当でない旨主張するが，法律の規定は，その文言だけでなく，当該法律の趣旨や他の条項と整合的に解釈されなければならないのであって，意匠法の趣旨や同法の他の条項との整合性を考慮すると，同法１０条の２第１項の「二以上の意匠」にいう「意匠」は，前記のとおり，意匠登録を受けようとする意匠をいうものと解釈するのが相当であり，原告の主張は，採用の限りではない。』
と判示しました。
また、原告が特許法７０条と意匠法第２４条との関係等から参考図にのみ記載された意匠も分割すべきと主張した点に関しては、
『(５) 原告は，意匠法１０条の２第１項の「二以上の意匠」にいう「意匠」について，「意匠登録を受けようとする意匠」だけでなく，「意匠登録出願に表現された意匠」をいうと解釈することは，特許法４４条１項の「二以上の発明」にいう「発明」について，「特許請求の範囲に記載された発明」のほか，「特許請求の範囲には記載されないが，明細書や図面に記載された発明」をも含むと解釈するのと同様である旨主張する。
確かに，特許出願の分割に関する特許法４４条は，「特許出願人は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り，二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」（１項），「前項の場合は，新たな特許出願は，もとの特許出願の時にしたものとみなす。」（２項）と規定し，意匠登録出願の分割に関する意匠法１０条の２は，「意匠登録出願人は，意匠登録出願が審査，審判又は再審に係属している場合に限り，二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる」（１項），「前項の規定による意匠登録出願の分割があったときは，新たな意匠登録出願は，もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。」（２項）と規定しているから，規定の仕方においては類似している。
しかし，特許法７０条１項は，「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とし，特許出願においては，特許請求の範囲に記載されている発明とは別に，明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明が存在することが想定し得るのに対し，意匠法２４条は，「登録意匠の範囲は，願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真，ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。」としているから，意匠登録出願において，特許請求の範囲と明細書の発明の詳細な説明との区別のようなものはなく，「意匠登録を受けようとする意匠」以外のものはない。
なお，意匠登録を受けようとする意匠の説明のための展開図，断面図，切断部端面図，拡大図，斜視図その他の必要な図，使用の状態を示した図その他の参考図が，特許請求の範囲と対置される発明の詳細な説明や図面に相当するものといえないことは明らかである。
また，特許法１７条は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることを認めている（ただし，同法１７条の２第３項により，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項以外の新規事項を追加する補正を行うことは許容されない。）のに対し，意匠法１７条の２第１項は，「願書の記載又は願書に添付した図面，写真，ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは，審査官は，決定をもってその補正を却下しなければならない。」とし，意匠の要旨の変更となる補正を一切認めていない。
以上によれば，特許法４４条１項の「二以上の発明を包含する特許出願」には，明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明も包含するのに対し，意匠法１０条の２第１項の「二以上の意匠を包含する意匠登録出願」には，意匠登録出願の願書及び添付図面に記載された「意匠登録を受けようとする意匠」のみがあり，「意匠登録を受けようとする意匠」とは別に，特許法における明細書の発明の詳細な説明や図面に記載された発明に相当するものを想定することはできない。
そして，上記(４)のとおり，単なる参考のために記載された図面中の意匠について，出願日遡及効（意匠法１０条の２第２項）を有する分割出願を認めることは，意匠制度の趣旨に反するものであるばかりでなく，出願日遡及効が認められる範囲を広げ，第三者及び公益を不当に害するものともなる。また，特許制度の趣旨は，産業政策上の見地から，自己の工業上の発明を特許出願の方法で公開することにより社会における工業技術の豊富化に寄与した発明者に対し，公開の代償として，第三者との間の利害の適正な調和を図りつつ発明を一定期間独占的，排他的に実施する権利を付与してこれを保護しようとするものであり，特許制度においては，明細書において開示された発明についても，公開の代償として一定の保護を与えることが制度の趣旨に則ったものである（最高裁昭和５５年１２月１８日第一小法廷判決・民集３４巻７号９１７頁参照）のに対し，意匠制度においては，そのようなところまで要請されているわけではない。
したがって，特許法４４条１項の「二以上の発明」にいう「発明」について，「特許請求の範囲に記載された発明」のほか，「特許請求の範囲には記載されないが，明細書や図面に記載された発明」をも含むと解釈するのと同様に，意匠法１０条の２第１項の「二以上の意匠」にいう「意匠」について、「意匠登録を受けようとする意匠」だけでなく，「意匠登録出願に表現された意匠」をいうと解釈できる旨の原告の主張は失当である。
(６) 原告は，原出願について，図面および願書の「意匠に係る物品の説明」の記載内容から，「アタッチメント付きピアノ補助ペダル」として特許出願に変更することができ，そのような特許出願を再度，意匠登録出願に変更して，出願日遡及効を維持しつつ本件の分割出願の意匠の権利化を図ることもできること，意匠法の基本精神である「意匠の創作の保護」には，上記の中間手続を介することなく，保護に値する意匠を保護することをも含むと解するのが相当であることから，本件の分割出願は適法である旨主張する。
しかし，本件は，原告主張のように，原出願を特許出願に変更し，再度，意匠登録出願として本件出願をしたものではないし，また，一般的な「意匠の創作の保護」という精神により，特許出願に変更する手続を経ずに，出願日遡及効を維持しつつ，分割出願に係る本願意匠の権利化を図ることができるものではないから，原告の主張は失当というほかない。
(７) 以上によれば，原告の取消事由１の主張は採用することができない。』
と判示しました。
『特許制度においては，明細書において開示された発明についても，公開の代償として一定の保護を与えることが制度の趣旨に則ったものであるのに対し，意匠制度においては，そのようなところまで要請されているわけではない。』の言葉が、印象に残りました。
なお、遅目ですが、夏休みをとることになり、何日か家族旅行に行ってきます。旅行先では、インターネットが使えるかわからないので、４，５日ブログを休むかも知れません。
ではでは
