●平成23(行ケ)10034　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「身体位

本日は、『平成23(行ケ)10034　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「身体位置感覚／運動感覚装置及び方法」平成23年12月8日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111209164319.pdf)について取り上げます。

本件は、拒絶審決の取消を求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。

　本件では、取消事由１（審判手続の違法）についての判断が参考になるかと思います。

　つまり、知財高裁（第４部　裁判長裁判官　滝澤孝臣、裁判官　障泄批ﾁ規子、裁判官　齋藤巌）は、

『１取消事由１（審判手続の違法）について

(1) 原告らは，特許法の法文上，審判請求時の補正について，新たな拒絶理由を発見し，独立特許要件を欠く補正として却下するときには，請求人に拒絶理由通知を発して意見書を提出する機会を与える必要がないとされているが，このような手続は，出願人から意見を述べる機会を奪うだけでなく，補正や分割出願の権利をも奪うものであり，極めて不当であるから，審判請求時の補正が審判請求前の補正の内容を含む場合には，原則に戻り，出願人に対し，意見書の提出機会を与えなければならないと主張する。

(2) 確かに，本件特許出願に係る本件審判手続において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合は，出願人に拒絶理由を通知し，意見書の提出機会を与えるのが原則である（法１５９条２項，５０条）。

　しかし，法１５９条２項は，出願人に対する拒絶理由の通知を要しない場合を規定する法５０条ただし書について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号（拒絶査定不服審判を請求する場合において，その審判の請求の日から３０日以内にするとき）の場合において法５３条１項により当該補正について却下決定する場合を含むものと読み替える旨規定している。また，法１５９条１項は，拒絶不服審判においては，決定をもって補正を却下すべき事由を規定する法５３条１項について，平成２０年法律第１６号による改正前の特許法１７条の２第１項４号の場合を含むものと読み替える旨規定しているのであって，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない場合にも当該補正は却下されることとなる（法１７条の２第５項，特許法１２６条４項参照）。その結果，法文上，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内にされた補正による発明について，独立して特許を受けることができないものとして当該補正を却下するときには，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合であっても，出願人に対して拒絶理由を通知することは求められていないこととなる。また，法１６３条１項，２項は，拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内に補正があったときに行われる審査官による前置審査において，拒絶査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも，法５０条ただし書や５３条１項について，それぞれ上記同様の読替えをする旨規定している。

(3) しかるところ，本件特許出願の経緯をみると，原告らは，平成１５年８月１２日に本件特許出願をしたが，当初の特許請求の範囲には，「突出部が支持部材に摺動的に取り付けられている」との記載はなく（甲５），平成１８年２月２８日付け手続補正により，請求項９に「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成が記載された（甲６）。平成２０年４月９日付け拒絶理由通知には，「引用例には，突出部を摺動的に取り付けることが記載されている」旨記載されていたが（甲１２，乙１），原告らは，同年７月１１日付け手続補正により，請求項１について，上記同様「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成に補正し（甲９），同年８月８日付けで拒絶査定を受けた後で（甲１３，乙２），本件補正により，本件補正発明の構成とした（甲７）。その後，特許庁審査官は，平成２１年２月９日付けで，「引用例記載のものにおいて，新たに引用する周知例２に記載されているように，突起を摺動可能に位置決めし，突起に周知の形状を採用し，本件補正発明とすることは，当業者が容易に想到し得ることである」旨記載した前置報告書を作成した（甲８）。原告らに対しては，平成２２年１月１８日付けで同報告書の内容を示した審尋が行われ（甲８），原告らは，同年７月２０日付けで回答書を提出したが（甲１４），新たに周知例２を引用したことについて，改めて拒絶理由通知が発せられることはなく，同年９月２７日に本件審決がされた。本件審決では，相違点２に係る判断に際し，周知例２を引用して，「下面に突出部を有する履物の突出部の位置変更手段として，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるとともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結されるように構成することは，従来から広く行われている」旨判断している。

　以上のとおり，前置報告書や本件審判において周知例２が引用されたのは，本件補正により，請求項１について，「突出部の少なくとも一つは，支持部材の底面に形成されたトラックに摺動的に取り付けられるともに，トラックに沿ってどこにでも選択的に位置決めされてトラックに締結される」との構成に減縮された結果であるところ，原告らは，平成１８年２月２８日付け補正による「突出部の少なくとも一つは，支持部材に摺動的に取り付けられている」との構成（請求項９）について，平成２０年４月９日付けで拒絶理由通知がされた後も，実質的に同様の構成（請求項１）で特許を受けようとし続け，拒絶査定を受けた結果，初めて本件補正によりその構成を減縮したものである。

(4) 以上の経緯に鑑みると，本件審判手続において，周知例２について新たに拒絶理由通知をしないまま本件審決に至ったことが，原告らに対して不当なものであったということもできない。

(5) 小括

　よって，取消事由１は理由がない。』

　と判示されました。

　詳細は、本判決文を参照して下さい。