●平成22(行ケ)10234 審決取消請求事件「無水石膏の製造方法及び無
本日も、『平成22(行ケ)10234 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」平成23年03月23日 知的財産高等裁判所(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110325111349.pdf)について取り上げます。
本件では、取消事由２（訂正後発明についての進歩性に関する判断の誤り）に対する判断も参考になるかと思います。
つまり、知財高裁（第１部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉）は、
『３ 取消事由２（訂正後発明についての進歩性に関する判断の誤り）に対する判断
・・・省略・・・
ウ 相違点ｂに関する判断について
(ｱ) 相違点ｂは，前記のとおり，訂正後発明１では，本体の内部で材料を「本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように」加熱するのに対し，甲１発明では，「約３５０℃以上の温度に保つように」加熱している点，というものである。
ここで，本体の内部で材料を「本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように」加熱すると特定することは，前記２(3) イ(ｳ) のとおり，本体内部での材料の加熱温度を特定することと実質的に変わらないとみることができる。そうすると，訂正後発明１と甲１発明とは，相違点ｂに関し，本体内部で石膏を加熱する温度範囲を特定する点では共通するものであるが，加熱温度範囲の下限値が，前者では「３３０℃」であるのに対し後者では「３５０℃」と異なる点，及び上限値が前者では「５００℃以下」であるのに対し，後者では上限値を特定していない点で相違しているとみることができる。
(ｲ) そこで検討するに，まず下限値が異なる点であるが，訂正後発明１及び甲１発明のいずれにおいても，下限値はもともと石膏廃材等の二水石膏から?型無水石膏を焼成するために必要な温度が少なくとも３３０℃以上であることによって設定される数値であるから，下限値を「３３０℃」に設定することと「３５０℃」に設定することには実質的な差違はないと認められる。
次に，訂正後発明１では上限値を「５００℃以下」と定めているのに対し，甲１発明では上限値を設定していない点であるが，前記イ(ｳ) のとおり，本件訂正明細書（甲２０）の段落【００１１】の記載によれば，訂正後発明１においては，石膏の分解温度（１０００℃）より低い８５０℃でナフタレンスルホン酸基が分解して硫黄酸化物が発生してしまうという課題認識のもとに，ナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）に加熱されることを避けるために，本体出口の粉粒体温度を３３０℃以上５００℃以下に制御することで，硫黄酸化物の発生を大幅に抑制するという技術的事項が記載されていると認められるものの，訂正後発明１において上限値として臨界的意義を有しているのはナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）以下で加熱することであって，前記２(3) イ(ｴ) で認定したとおり，もともと上限値を「５００℃以下」と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技術的意義も存しないのであるから，「５００℃」という特定の温度を設定することについては格別の創意工夫を要しないこと，さらに，甲２，甲５及び甲１４の各記載によれば，石膏廃材を加熱すると硫黄酸化物が発生するという課題認識の下にそれを抑制するために，加熱温度の範囲をそれぞれ，甲２では「４００〜８５０℃」，甲５では「３００〜８００℃，好ましくは５００〜６００℃」，甲１４では「３６０〜６００℃」と設定していることからすれば，甲１発明において，硫黄酸化物の発生を極力抑制することを念頭に置いて甲２，甲５及び甲１４に記載された周知技術を用いて，上限を「５００℃以下」と設定することは，当業者が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。
(ｳ) この点に関して，被告らは，前記第３，３(2) ア(ｲ) のとおり，訂正後発明１において「本体出口における粉粒体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように加熱」することで，本体の内部で石膏廃材を３３０℃以上８４０℃以下に加熱することができるのであるから，「５００℃」という上限温度は「ナフタレンスルホン酸基の分解温度（８５０℃以上）」以上に加熱しないという技術的意義を有しているとし，「５００℃」という温度設定に技術的意義があることを前提として縷々主張するが，上記(ｲ)のとおり，「５００℃」という温度設定には何らの技術的意義もないのであって，仮に被告らの主張を前提としても，「５００℃」という温度と「８５０℃」というナフタレンスルホン酸基の分解温度を結びつける記載もないのであるから，「５００℃」という温度設定に被告らの主張するような技術的意義を認めることはできない。したがって，「５００℃」という温度設定に技術的意義があることを前提とする被告らの主張はいずれも採用することができない。
(ｴ) よって，相違点ｂについて容易想到ではないとした審決の判断も誤りである。
エ なお，審決は，訂正明細書等の段落【００１１】の記載や【表２】の実施例を指摘して，訂正後発明１では，上限値を「５００℃」と特定することによって，９５質量％を超える高純度の?型無水石膏が得られるという効果があるとし，これは，甲１，甲２，甲５及び甲１４にはみられない顕著な効果である旨と判断しているが（審決２４頁２３行〜２６頁２３行），このような純度の向上に関する効果は，訂正明細書等の段落【００１１】，【００１２】，【００４２】によれば，集塵手段を用いて捕集ダストを循環させることによって生じているものであって，決して，本体出口における粉粒体温度の上限値を「５００℃」と設定したことによって生じる効果ではないから，この点に関する審決の判断も誤りである。
オ 以上のとおり，訂正後発明１は，甲１発明及び甲２，甲５，甲１１ないし１４に記載された周知技術によって，当業者が容易に想到しうるものというべきであるから，審決には訂正後発明１に関する進歩性の判断を誤った違法がある。
(2) 訂正後発明２ないし４について
訂正後発明２ないし４は訂正後発明１についてさらに特定事項を加えたものと認められるから，訂正後発明１が容易想到である以上，これらの発明についても当業者が容易に発明することができたものというほかない。したがって，審決には訂正後発明２ないし４に関する進歩性の判断を誤った違法がある。
(3) 訂正後発明５について
訂正後発明５は訂正後発明１ないし４を実施するためのシステムに関する発明であって，訂正後発明１の特定事項と実質的に同じ特定事項を有するものであって，訂正後発明１について述べた相違点ａないしｃと実質的に同じ相違点が含まれると認められるから，訂正後発明１が容易想到である以上，訂正後発明５についても当業者が容易に発明することができたものというほかない。したがって，審決には訂正後発明５に関する進歩性の判断を誤った違法がある。
４ 結論
以上のとおりであるから，原告の取消事由１の主張は理由がないが，取消事由２は理由があるので，審決は違法として取り消しを免れない。
よって，原告の請求を認容することとして，主文のとおり判決する。』
と判示されました。
本事件のこの判断より、ソルダーレジスト知財高裁大合議事件の新規事項塚の基準により明細書に明記のない限定補正（訂正）をしたとしても、その限定は、技術的意義がないからこそ補正（訂正）を認められたものであり、２９条の２等の新規性の判断には有効でも、進歩性の判断の際には、有効でないことがわかるかと思います。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
