●平成22(行ケ)10036　審決取消請求事件　特許権「医療用器具」(2)

　本日も、昨日に続いて、『平成22(行ケ)10036　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「医療用器具」平成22年09月28日　知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100928161230.pdf)について取り上げます。

　本件では、３取消事由４（相違点に係る容易想到性判断の誤り）についての判断も参考になるかと思います。

　つまり、知財高裁（第３部　裁判長裁判官　飯村敏明、裁判官　齊木教朗、裁判官　武宮英子）は、

『３取消事由４（相違点に係る容易想到性判断の誤り）について

（１）まず，原告らは，甲１には縫合糸挿入用穿刺針を用いることが記載されていないとした審決の認定には誤りがあり，本件特許発明１と甲１記載の発明の相違点は，固定部材を備える点（本件固定構成）のみであるところ，甲２記載の発明はこの相違点に係る構成を有しており，甲１と甲２は，その技術分野が同一で，課題・目的を共通にするから，甲１記載の発明に甲２記載の発明を適用することにより本件特許発明１の相違点に係る本件固定構成に想到することが容易である旨主張する。

　しかし，前記２で説示したとおり，甲１に縫合糸挿入用穿刺針を用いる技術についての記載・開示はなく，審決が，同技術において相違するとした認定に誤りはない。そうすると，本件固定構成のみを相違点であるとする原告らの主張は，その前提において誤りがあり，主張自体失当である。

（２）そして，甲１記載の発明に，甲２，４，５及び７を組み合わせることにより，本件特許発明１の相違点に係る構成（「本件貫通構成」及び「本件固定構成」）に想到することは，容易であるとはいえない。その理由は，以下のとおりである。

　発明の特徴は，当該発明における課題解決を達成するために採用された，当該発明中これに最も近い先行技術との相違点たる構成中に見いだされる。

　したがって，当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては，先行技術と対比した，当該発明の課題を達成するための解決方法がどのようなものであるかを的確に把握することが必要となる。

　そして，当該発明が特許されるか否かの判断に当たっては，先行技術から出発して当該発明の相違点に係る構成に至ることが当業者において容易であったか否かを検討することになるが，その前提としての先行技術の技術内容の把握，及び容易であったか否かの判断過程で，判断の対象であるべきはずの当該発明の「課題を達成するための解決手段」を含めて理解する思考（事後分析的な思考）は，排除されるべきである。

　
　そして，容易であったか否かの判断過程で，先行技術から出発して当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという程度の示唆等の存在していたことが必要であるというべきである（知的財産高等裁判所平成２０年(行ケ)第１００９６号平成２１年１月２８日判決参照）。

　上記の観点から，本件特許発明１が，甲１記載の発明から容易に発明をすることができたか否かを検討する。

　・・・省略・・・

イ容易想到性の判断

　本件特許発明１と甲１記載の発明の相違点に係る構成は，第２，３，（１），ウのとおりである。

　すなわち，本件特許発明１の特徴（本件における甲１記載の発明と異なる構成）は，胃瘻造設術において，前腹壁と胃体部前壁とを容易，かつ短時間内に，さらに安全かつ確実に固定することができ，固定に伴う患者への侵襲が少なく，患者に与える負担も少なくするという目的・課題に対して，その解決手段として，環状部材が，縫合糸把持用穿刺針の先端から突出させたときに，縫合糸挿入用穿刺針の方向に延びるようにし，縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針を所定距離離間して平行に固定すること（本件固定構成），及び，縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき，縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が，該環状部材の内部を貫通するような位置関係になるように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びるとの構成を採用した点にある（本件貫通構成）。

　本件特許発明１において，縫合糸が環状部材の内部を通過することは，本件固定構成及び本件貫通構成により達成されるものであり，手術医の手技ないし技量によって達成されるものではない。

　そこで，甲１記載の発明から出発して本件特許発明１の相違点に係る上記構成に到達するためには，縫合糸を，縫合糸挿入用穿刺針を用いて体内に挿入する構成を採用した上で，環状部材を，縫合糸把持用穿刺針の先端から突出させたときに，縫合糸挿入用穿刺針の方向に延びるようにした構成を採用し，さらに，突出させた環状部材内部を，縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が貫通する位置関係とするために，縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針を所定距離離間して平行に固定した構成とすることが必要になる。

　しかし，甲１記載の発明と甲２記載の発明とは，その技術分野及び課題・目的において共通するものであるとしても，甲１，２，４，５及び７においては，本件特許発明１の特徴点（本件固定構成及び本件貫通構成）に到達するためにしたはずであるという程度の示唆等は，何ら存在しない。

　したがって，甲１，２，４，５及び７に基づいて本件特許発明１の相違点に係る構成に想到することが，当業者にとって容易であったということはできない。

　この点，原告らは，甲７（副引用例）には，縫合糸の受渡しを自動的に行うためにナイロン糸とループの位置関係をより正確かつ確実に行うことが求められるという技術的課題，正確かつ迅速な穿刺が求められるという技術的課題を有していたから，甲１に適用される動機付けがあり，縫合固定の技術における諸点で共通するから，甲１に甲７を組み合わせて本件特許発明の相違点に係る構成に想到することが容易であったと主張する。

　しかし，原告らの上記主張は採用の限りでない。すなわち，甲７（原告ら主張の引用例）は，前記説示のとおり，鏡視下で１８ゲージ長針を通したナイロン糸の先端を，もう１本の長針に形成したループに通すもので，手術医の手技によりナイロン糸とループの位置決めを行い，ループに通すものであるから，甲２と同様に，甲７には，甲１から本件特許発明１の相違点に係る構成（本件貫通構成及び本件固定構成）に想到するためにしたはずであるという程度の示唆等の存在しないことが明らかである。

（３）以上の検討によれば，本件特許発明１は，原告ら主張の甲１，２，４，５及び７に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。

　そして，本件特許発明２ないし７は，本件特許発明１の前記相違点に係る構成を有するものであるから，本件特許発明１と同様の理由により，甲１，２，４，５及び７に基づき容易に発明をすることができたとはいえない。』

　と判示されました。

　
　本判決文中、

「当該発明が特許されるか否かの判断に当たっては，先行技術から出発して当該発明の相違点に係る構成に至ることが当業者において容易であったか否かを検討することになるが，その前提としての先行技術の技術内容の把握，及び容易であったか否かの判断過程で，判断の対象であるべきはずの当該発明の「課題を達成するための解決手段」を含めて理解する思考（事後分析的な思考）は，排除されるべきである。

　という、進歩性の有無の判断において、判断の対象であるべきはずの当該発明の「課題を達成するための解決手段」を含めて理解する思考（事後分析的な思考）、すなわち後知恵（ハインドサイト）的な思考は排除されるべきという点は、とても参考になるかと思います。

　なお、本判決文中で引用している知財高裁事件は、

　●『平成20(行ケ)10096　審決取消請求事件　特許権　行政訴訟「回路用接続部材事件」平成21年01月28日　知的財産高等裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090129104737.pdf）

　です。　　

　詳細は、本判決文を参照して下さい。