●知財高裁大合議判決における「除くクレーム」の解釈（再）

　ネタがないので、以前、本日記（http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20080723）で掲載した、知財高裁大合議の「除くクレーム」の判断についての当方の理解を、再度示したいと思います。

『　本判決と同様に訂正審判を一例にして、例えば、請求項および実施例が「α＋導電部材」の場合で特許発明Ａになったとします。勿論、請求項および実施例には、導電部材の具体例の開示はないものとします。

　
　そして、例えば、特許法２９の２により「α＋（金の導電部材）」の先願発明が発見され、これを除く必要が生じたとします。上記の通り、特許発明Ａの明細書には、（金の導電部材）は記載されていません。

　ここで、知財高裁は、特許発明Ａを「α＋導電部材」から「α＋（導電部材−（金の導電部材））」に、「除くクレーム」により訂正したとしても、この訂正は、あくまで特許発明Ａは「α＋導電部材」から「α＋（金の導電部材）」の部分を除外したと解釈するのであれば、たとえ特許発明Ａの出願当初明細書に（金の導電部材）が開示されていなくても、「α＋導電部材」からなる特許発明Ａの権利範囲の一部（「α＋（金の導電部材）」）を捨てたに過ぎないので、新たな技術的事項の追加でない、といっているのではと思います。

　この場合、「除くクレーム」による「α＋（導電部材−（金の導電部材））」の発明は、あくまで「α＋導電部材」であり、導電部材が金の場合には権利範囲が及ばないだけです。

　また、仮に、特許発明Ａを「α＋導電部材」から「α＋導電部材（銅の場合のみ）」と訂正したとしても、これを「α＋導電部材」の特許発明の技術的範囲が、導電部材が（銅の導電部材）以外の場合には及ばない、すなわち（導電部材が銅以外の場合は捨てた）と解釈されるのであれば、導電部材の具体例として銅が特許Ａの出願当初明細書に開示されていなくても、上記の場合と同様に、「α＋導電部材」からなる特許発明Ａの権利範囲の一部（導電部材が銅以外）を捨てたに過ぎないので、新たな技術的事項の追加でなく、知財高裁は、問題なしといっているのではないかと思います。

　勿論、この場合の「α＋導電部材（銅の場合のみ）」の発明も、あくまで発明自体は「α＋導電部材」であり、導電部材が銅の場合のみ権利範囲が及ぶのであり、「α＋導電部材＋（銅の場合のみ）」の発明ではありません。』