●平成15(ネ)514 特許権 民事訴訟「フェモチジン事件」（２）
本日も、『平成15(ネ)514 特許権 民事訴訟「フェモチジン事件」平成15年11月27日 大阪高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/28658AF345383D4C49256E3600184B93.pdf)について取り上げます。
本件では、争点(2)のボールスプライン最高裁判決を引用した均等侵害の判断、特に均等侵害の第１要件と、第５要件についての判断も参考になるかと思います。
つまり、大阪高裁（第８民事部 裁判長裁判官 竹原俊一、裁判官 小野洋一、裁判官 中村心）は、
『２ 争点(2)について
(1) 明細書の特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
(i)当該部分が特許発明の本質的部分ではなく、
(ii)当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
(iii)そのように置き換えることに、当業者が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
(iv)対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから同出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
(v)対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、このような対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁判所平成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照）ので、これを本件について検討する。
(2) 前記最高裁判決の(i)要件について
ア(ア) 本件明細書は、前記のとおり、従前結晶多形の存在が知られていなかったファモチジンにおいて、融解吸熱最大、赤外吸収スペクトルの特性吸収帯及び融点を異にするＡ型とＢ型の複数の結晶型があること、Ａ型とＢ型は物理化学的性質及び生体利用可能性において大きく相違し、結晶化の動力学的条件により結晶型が決せられることなどを前提として、特許請求の範囲において、純粋なＢ型とその製造方法を示したものであると認められる。
このことに、前記認定に係る本件特許発明の出願経過をも参酌すれば、本件特許発明の特徴的部分は、上記のような知見に基づき、Ａ型とＢ型との混合物ないしＡ型ファモチジンに比較してより優れた特性を有する純粋なＢ型ファモチジンを取り出し、これを構成要件(i)ないし(iii)により特定した点にあり、この点が本件特許発明の本質的部分であるというべきである。
(イ) Ｂ型中に、Ｂ型とは物理化学的性質及び生体利用可能性が大きく異なるＡ型が、少なくとも５％を超え約１５％以下含まれる場合は、前記のとおり、構成要件(i)及び(ii)の各パラメータによりＡ型を検出できるのであるから、純粋なＢ型ファモチジンとは物理化学的性質が異なることが明らかであり、のみならず生体利用可能性においても異なる可能性があるということができ、その結果、本件特許発明の作用効果を奏しなくなるおそれがある。
(ウ) そして、本件特許発明において、前記構成要件(i)ないし(iii)の各パラメータは、ファモチジンの結晶多形を特定するために、いずれも不可欠な要素であり、前記のとおり、本件特許発明の本質的部分というべきであるから、Ａ型とＢ型が混合したファモチジンについて、前記構成要件(i)ないし(iii)の各パラメータのうち少なくとも一つのパラメータを充足しない場合は、本件特許発明の対象となる純粋又はほぼ純粋なＢ型とは、本質的部分において相違があるというべきである。
イ 以上のとおり、当該ファモチジンが、Ａ型とＢ型との混合物ないしＡ型ファモチジンから区別された純粋又はほぼ純粋なＢ型であるという点は、まさに本件特許発明の本質的部分にほかならず、少なくとも５％を超え約１５％以下のＡ型を含有するＢ型であり、構成要件(i)及び(ii)を充足しない被告医薬品は、特許請求の範囲に記載された構成と本質的な部分において異なるというべきであるから、前記最高裁判決の(i)要件を満たさない。
(3) 前記最高裁判決の(v)要件について
原告は、本件特許発明の特許出願手続において、特許請求の範囲を純粋なＢ型とその製造方法に限定し、意識的に、構成要件(i)ないし(iii)の各パラメータにより検出されるほどのＡ型を含んだ混合物を除外したものと認めるのが相当である。
このことは、本件明細書の発明の詳細な説明の記載（特に【００１８】及び【００３０】）及び本件特許出願についてされた平成８年３月１２日付けの拒絶理由通知（乙第７号証）に対し、原告が提出した平成８年意見書（乙第８号証。その記載内容は、原判決３６頁６行目から同２５行目までに記載のとおりである。）が、本件特許発明の対象は純品なＢ型であるとして、Ａ型とＢ型との混合物であった従来例との差異を強調していることから明らかである。
そして、少なくとも５％を超え約１５％以下のＡ型を含有するＢ型は、前記構成要件の(i)及び(ii)を充足しない以上、本件特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものというべきであり、少なくとも５％を超え約１５％以下のＡ型を含有するＢ型である被告医薬品は、前記最高裁判決の(v)要件を満たさない。
(4) したがって、被告医薬品は、その余の要件の該当性について判断するまでもなく、本件特許発明の均等物として本件特許発明の技術的範囲に属するものとは認められない。
３ その他、原審及び当審における当事者提出の各準備書面記載の主張に照らし、原審及び当審で提出、援用された全証拠を精査しても、当審及び当審の引用する原審の認定、判断を覆すに足りない。
４ 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がなく、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴は理由がなく棄却を免れない。
よって、主文のとおり判決する。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照してください。
