●平成18(行ケ)10247 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「シリカ
本日は、『平成18(行ケ)10247 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「シリカ系被膜形成用組成物,シリカ系被膜及びその形成方法,並びにシリカ系被膜を備える電子部品」平成19年07月25日 知的財産高等裁判所』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070725162844.pdf）について取上げます。
本件は、拒絶審決の取消を求めた訴訟で、棄却された事案です。
本件では、審判手続において特許法第２９条第２項違反（進歩性なし）により拒絶審決されていても、当該審決に対する取消訴訟において特許庁が同条第１項違反（新規性無し）に該当すると主張することは、審判官が出願に係る発明と当該公知事実との相違点を特に指摘し、そのために出願人が補正を行う機会を逸したことが認められるなどの特段の事情が存在しない限り、許されるべき、と判示された点が参考になるかと思います。
つまり、知財高裁（第三部 三村量一 裁判長）は、
『２ 取消事由２（本願発明１と刊行物１発明との対比の誤り）について
(1) 本訴において被告は本願発明１は（ａ）成分と（ｂ）成分のほか（ｃ）成分をも含有するシリカ系被膜形成用組成物をも含み，その部分において刊行物１発明と重複するから，本願発明１と刊行物１発明とは同一の発明である旨主張する。この点に関し，原告は，審決取消訴訟において，審決において判断されなかった理由を主張することは許されず，特許法２９条１項（新規性欠如）と同条２項（進歩性欠如）とは互いに独立した異なる理由であるから，本訴において，被告が，本願発明１と刊行物１発明とが同一であると主張することは，許されない旨主張するので，検討する。
特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されず，拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においても，同様に解すべきものであるから（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁），拒絶査定不服審判において特許法２９条１項各号に掲げる発明に該当するものとして審理されなかった事実については，取消訴訟において，これを同条１項各号に掲げる発明として主張することは許されない。
しかしながら，審判において審理された公知事実に関する限り，審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること，あるいは，複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては，その組合わせにつき審決と異なる主張をすることなどは，それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから，取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない。
出願に係る発明につき，審判手続において公知事実から当業者が容易に想到することができるとして特許法２９条２項に該当するものとして拒絶査定が維持された場合に，当該審決に対する取消訴訟において，被告が出願に係る発明は当該事実との関係で同条１項に該当すると主張することは，審判官が，出願に係る発明と当該公知事実との相違点を特に指摘し，そのために出願人が補正を行う機会を逸したことが認められるなどの特段の事情が存在しない限り，許されるというべきである。
けだし，特許法が，特許出願に対する拒絶査定の処分が誤ってされた場合における是正手続として，一般の行政処分の場合とは異なり，常に審判官による審判の手続の経由を要求するとともに，取消訴訟は拒絶査定不服審判の審決に対してのみこれを認め，審決訴訟においては審決の違法性の有無を争わせるにとどめる一方で，第一審を東京高等裁判所の専属管轄とし（知的財産高等裁判所設置法により，東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所がこれを取り扱う，事実審。）を一審級省略している趣旨は，出願人に対し，専門的知識経験を有する審判官による前審判断経由の利益を与えつつ，審判手続において，出願人の関与の下に十分な審理がなされることを期待したものにほかならないところ，上記の場合には，出願に係る発明と審判手続において審理された公知事実については，既に，出願人の関与の下に，審判官による判断がなされているからである。そして，この場合には，取消訴訟において新たな相違点についての判断が必要となるものではなく，出願に係る発明と既に審判手続において審理された公知事実との同一性を判断することは，改めて専門知見の下における判断を経る必要があるものとはいえない。
本件においては，原査定における拒絶の理由は，本願発明１は，刊行物１発明と同一であるか，又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条１項３号又は同条２項の規定により特許を受けることができないというものであった。
したがって，本願発明１が刊行物１発明と同一であるとの本訴における被告主張は，審判手続において審理判断された公知事実である刊行物１発明の枠を超えるものではなく，また原告は，本願発明１と刊行物１発明との同一性との関連において，審判手続において意見を陳述し，特許請求の範囲等の補正を行う機会があったというべきである。
以上によれば，本訴において，被告が，本願発明１と刊行物１発明とが同一の発明である旨主張することは，許されると解するのが相当である。
・・・省略・・・
したがって，本願発明１について，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした審決の判断についても，これを是認し得るものである。
(4) 以上によれば，いずれにしても原告主張の取消事由２は理由がない，というべきである。
３ 結論
上記検討したところによれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その他，審決に，これを取り消すべき誤りがあるとも認められない。
よって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。 』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
