●平成24(行ウ)383 特許分割出願却下処分取消請求事件
本日は、●『平成24(行ウ)383 特許分割出願却下処分取消請求事件 特許権 行政訴訟 平成24年12月6日 東京地方裁判所』（』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214105700.pdf））について取り上げます。
本件は、特許分割出願却下処分取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。
つまり、東京地裁（民事第４７部 裁判長裁判官 高野輝久、裁判官 三井大有、裁判官 志賀勝）は、
『１旧４４条１項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内，すなわち，特許をすべき旨の査定の謄本の送達前（特許法１７条の２第１項）に限って分割出願をすることができるとしていたが，新４４条１項は，これに加え，特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば分割出願をすることができることとした。そして，平成１８年改正法附則３条１項は，同法による改正に伴う経過措置として，「改正後の特許法…第４４条…の規定は，この法律の施行後にする特許出願について適用し，この法律の施行前にした特許出願については，なお従前の例による」と規定し，前段で改正法が適用される場合を特定し，後段でそれ以外の場合（すなわち，改正法が適用されない場合）を定めている。
本件出願は，平成２２年６月８日にした本件原出願からの分割出願であり，本件原出願は，平成１２年２月１５日にした本件原々出願からの分割出願であるところ，本件原出願は，新４４条２項により，平成１８年改正法の施行日（平成１９年４月１日）前である平成１２年２月１５日にしたものとみなされるから，本件出願は，同法附則３条１項前段の「この法律の施行後にする特許出願」には該当せず，後段の「この法律の施行前にした特許出願」に該当するものとして，「なお従前の例による」ことになる。
そこで，「従前の例」，すなわち，従前の特許法４４条１項の適用関係につきみるに，平成１８年改正法による改正前に特許法４４条１項に関する改正をした直近の法律は，平成１４年改正法であるが，同法附則３条１項は，施行日（平成１５年７月１日）以後にする特許出願であって，特許法４４条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては，同改正法による改正後の特許法の規定（４４条１項に関しては，旧４４条１項がこれに当たる。）が適用されると規定していたから，本件出願には旧４４条１項が適用される。そうすると，本件原出願から分割出願（本件出願）をすることができるのは，本件原出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に限られる。
しかるに，原告が本件出願をしたのは，本件原出願についての特許査定の送達がされた平成２３年１月２８日より後の同年２月１０日であるから，本件出願は，旧４４条１項の定める出願期間経過後にされたもので，不適法である。
２原告は，平成１８年改正法附則３条１項の「なお従前の例による」を，平成１４年改正法における改正特許法４４条１項の適用時期に関する例を踏襲すべきことを意味すると解すべきである旨主張する。この原告の主張は，特許法４４条２項の規定により施行前にしたとみなされる分割出願が，平成１８年改正法附則３条１項後段の「この法律の施行前にした特許出願」に含まれることを前提としながら，あたかも平成１４年改正法附則３条１項によって，「改正法による改正後の特許法４４条１項を，同条２項の規定により施行日前にしたものとみなされるものについても適用する」という適用時期に関する一般的な準則ないしは規範が定立されたかのように理解し，これを「従前の例」として，「この法律の施行前にした特許出願」に適用すべきであるというものである。
しかしながら，平成１４年改正法附則３条１項は，同改正法の適用関係について定めるもので，原告が主張するような適用時期に関する一般的な準則等を定めるものではないし，他にそのような準則等が定立されたと解すべき根拠はない。また，平成１８年改正法は，実効的な権利取得の支援や手続の無駄の解消の観点から，補正をすることができる期間内に加え，特許査定及び最初の拒絶査定の謄本送達後の一定期間内にも分割出願を認めることとして，新４４条１項により分割出願をすることができる時期の緩和を図る一方，分割出願制度の濫用を抑止する制度を設ける必要から，特許法１７条の２，５０条の２，５３条等の改正も合わせて行っているところ，平成１８年改正法附則３条１項は，その前段により，これらの規定を同時に適用しようとするものであるが，原告の主張は，そのような法律の趣旨に反するものである。
したがって，原告の主張は，独自の見解であるというほかなく，到底採用することができない。
３以上のとおりであって，特許庁長官がした本件却下処分に違法はない。』
と判示されました。
詳細は、本判決文を参照して下さい。
