●平成21(行ケ)10284 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「プラバ
本日は、『平成21(行ケ)10284 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成物」 平成24年1月27日 知的財産高等裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120203130703.pdf)について取り上げます。
本件は、特許無効審決の棄却審決の取り消しを求めた審決取消請求事件で、その請求が棄却された事案です。
本件では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許無効審判請求における発明の要旨の認定方法についての判断が参考になるかと思います。
つまり、知財高裁（第１部 裁判長裁判官 中野哲弘、裁判官 東海林保、裁判官 矢口俊哉）は、
『当裁判所は，本件特許無効審判請求において，請求人たる原告が主張した無効理由によっては無効とすることはできない，と判断する。その理由は以下に述べるとおりである。
イ 特許無効審判請求における発明の要旨の認定方法
(ｱ) 本件訴訟において審理の対象とされているのは，特許庁が平成２１年８月２５日付けでなした本件審決の当否であり，一方，本件審決がその審理の対象としているのは，原告が平成２０年３月２７日でなした本件特許についての特許無効審判請求である。
ところで，上記特許無効審判請求は，特許法１２３条に基づく請求であるが，その第１項本文は「特許が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において，２以上の請求項に係るものについては，請求項ごとに請求することができる。」と定め，また，その対象となる特許権については特許法６６条が，その第１項において「特許権は，設定の登録により発生する」とし，その第３項において「前項の登録があったときは，次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。」とした上，特許権者の氏名・発明者の氏名・願書に添付した明細書及び特許請求の範囲・図面等が特許公報の記載対象となるとしている。
そうすると，特許権の設定登録後になされる手続である特許無効審判請求において，特許庁がその審理の対象として把握すべき請求項の具体的内容（発明の要旨）は，特許公報に記載された請求項（特許請求の範囲）によりなされるべきものであり，そこには「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて」が記載されている（特許法３６条５項）ほか，「特許を受けようとする発明が明確である」（明確性要件，３６条６項２号）とともにその「記載が簡潔である」（３６条６項３号）必要があることになる。特許法における上記の規定，特に，特許公報の公示機能を考慮すると，無効審判事由の有無の前提となる発明の要旨の認定においては，特許請求の範囲の記載の全てが基準になるのが原則であるというべきである。
したがって，本件のように「物の発明」に係る「特許請求の範囲」にその物の製造方法が記載されている場合，当該発明の要旨の認定は，当該製造方法により製造された物に限定されるものとして解釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含むものとして解釈・確定されることは許されないのが原則である。
もっとも，本件のような「物の発明」の場合，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが，物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法１条等の趣旨に照らして，その物の製造方法によって物を特定することも許され，特許法３６条６項２号にも反しないと解される。そして，そのような事情が存在する場合の発明の要旨の認定は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと解釈され，確定されることとなる。
ところで，物の発明において，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合，このような形式のクレームは，広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもあるが，前述の観点に照らすならば，上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには，「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため，製造方法によりこれを行っているとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と，「物の製造方法が付加して記載されている場合において，当該発明の対象となる物を，その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では，このようなクレームを，便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の２種類があることになる。
そして，真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の要旨の認定は，「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく，同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し，不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明の要旨の認定は，「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。この場合，特許無効審判手続を主宰する審判官としては，発明の対象となる物の構成を，製造方法によることなく，物の構造又は特性により特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在すると認めることができたときは真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うが，全証拠によるも上記事情があると認めるに足りないときは，これを上記にいう不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。
(ｲ) そこで，以上の見地に立って本件についてみると，証拠（甲１，６）及び弁論の全趣旨によれば，本件特許の優先日（平成１２年〔２０００年〕１０月５日）当時，本件訂正発明１に開示されているプラバスタチンナトリウム自体は，当業者にとって公知の物質であり，また，プラバスタチンラクトン及びエピプラバは，プラバスタチンナトリウムに含まれる不純物であることが認められる。したがって，特許請求の範囲請求項１の記載における「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満であるプラバスタチンナトリウム」の構成は，不純物であるプラバスタチンラクトン及びエピプラバが公知の物質であるプラバスタチンナトリウムに含まれる量を数値限定したにすぎないものであるから，その記載自体によって物質的に特定されていると認められる。そうすると，特許請求の範囲請求項１に記載された「プラバスタチンラクトンの混入量が０．２重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．１重量％未満であるプラバスタチンナトリウム」という「物」は，その当該物の特定のために，その製造方法を記載する必要がないものである。
したがって，本件訂正前発明１は物の発明に係る特許請求の範囲の記載中に発明の対象となる物の製造方法が付加して記載されているものの，当該発明の対象となる物を，製造方法によることなく，その構造や特性により直接的に特定することが出願時において不可能，困難であるとの事情が存在するとは認められないから，特許無効審判請求における発明の要旨の認定は，特許公報に記載された特許請求の範囲に基づいてその記載どおりに行われるべきであり，その内容は，以下のとおりのものとなる。
「次の段階：
ａ）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，
ｂ）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，
ｃ）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，
ｄ）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え，
そして
ｅ）プラバスタチンナトリウム単離すること，
を含んで成る方法によって製造される，プラバスタチンラクトンの混入量が０．５重量％未満であり，エピプラバの混入量が０．２重量％未満であるプラバスタチンナトリウム。」
・・・省略・・・』
と判示されました。
