●平成19(ワ)3494特許権侵害差止等請求事件 特許権 民事訴訟（２）

　本日は、昨日に続いて、『平成19(ワ)3494　特許権侵害差止等請求事件　特許権　民事訴訟「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」平成21年08月27日　東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091106142412.pdf)について取り上げます。

　本件では、争点３（先使用による通常実施権の有無）における後発医薬品の製造販売の先使用権ついての判断も参考になるかと思います。

　 つまり、東京地裁（民事第４７部　裁判長裁判官　阿部正幸、裁判官　柵木澄子、裁判官　舟橋伸行）は、

『３ 争点３（先使用による通常実施権の有無）について

(1) これらの認定事実を前提として，メルクが本件特許の優先日である平成１４年１１月１日の際，発明の実施である事業の準備をしている者（特許法７９条）に該当するかどうかにつき，以下検討する。

ア　特許法７９条にいう発明の実施である「事業の準備」とは，特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者が，その発明につき，いまだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味すると解するのが相当である（最高裁昭和６１年１０月３日第二小法廷判決・民集４０巻６号１０６８頁参照）。

　そして，特定の発明を用いたある事業について，即時実施の意図を有しているというためには，少なくとも，当該事業の内容が確定していることを要するものであると解すべきである。

　・・・省略・・・

　そして，ＫＫ−１とＫＫ−２及びＫＫ−３とを実質的に同一であると認めることができない以上，これらのサンプルが製造された段階では，被告製品の内容が一義的に確定しておらず，事業の内容が確定したとはいえない。

　したがって，これらの３つのサンプルを製造し，これらが規格に適合することを確認し，安定性試験に供したことにより事業の即時実施の意図が表明されたとする被告らの主張は採用することができない。

　・・・省略・・・

　そして、メルクが準備しようとしていた事業は，原告製品の後発医薬品の製造販売であるから，原告製品との同等性が確認できていない段階においては，被告製品の開発が完了していたと評価することはできない。特に，開発しようとする被告製品は，球状活性炭を有効成分とする腎疾患治療薬であり，その化学的構成は炭素からなるものであって，その吸着特性は，物理的構造（細孔構造）に由来するものであるから，球状活性炭であるＫＫ−１を製造した段階では，どのような吸着性能を有するのかは未知であり，実際に各物質の吸着率を確認することが重要であると考えられる。

　このように，本件特許の優先日前までに，被告製品の開発が完了していたということはできない以上，即時実施の意図を認めることは困難である。

(2) 以上のとおりであるから，先使用による通常実施権があるとする被告らの主張は，採用することができない。』

　と判示されました。

　なお、本判決文中で引用している最高裁判決は、

●『昭和61(オ)454　先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴　特許権　民事訴訟「ウオーキングビーム式加熱炉事件」昭和61年10月03日　最高裁判所第二小法廷　』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C74FA4F5BC2B8C8949256A8500311F2A.pdf）

　です。